Интеллектуальная собственность: новые вызовы и их решения

Виталий Савчук отметил, что многие компании считают, что раз у них есть патенты и оформленные торговые марки, то этого вполне достаточно для защиты своих прав, однако часто это не так. Необходимо также понимать механизмы активной защиты прав на свою интеллектуальную собственность.

Одним из таких механизмов является внесение информации о патенте в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (далее — Таможенный реестр), который предоставляет собственнику изобретения, полезной модели, промышленного образца, торговой марки (ТМ) и т.д. право запрещать импорт и экспорт продукции конкурентов, которые нарушают права такого собственника. Для этого собственник патента, ТМ и так далее может подать заявку в Таможенный департамент Государственной фискальной службы Украины, который рассмотрит ее в течение, как правило, 30 дней и включит в реестр информацию об объекте. Таким образом, при попытке импорта товара, который нарушает права собственника, его ввоз на территорию Украи­ны будет приостановлен.

В основном в Таможенный реестр вносят информацию с целью защиты промышленных образцов (дизайн упаковки, колб и т.д.) и ТМ. Меньше всего информации вносится по патентам на изобретения и полезные модели из-за сложности выявления нарушения в связи с тем, что таможенный орган не вникает (и часто не может вникнуть) в такие по­дробности, как, например, состав лекарственного средства.

Докладчик обратил внимание на случаи, когда на рынке у субъекта хозяйствования с зарегистрированной ТМ появляется конкурент с таким же наименованием продукции, что и его ТМ. При этом ТМ может использоваться как полностью, так и как часть наименования. Часто такие ситуации удается решить без доведения дела до суда, но для этого необходимо собрать полный спектр информации о нарушителе и подготовить качественную претензию к нему. Она может быть почти готовым иском с разницей лишь в том, что ее подают сначала нарушителю.

Из этой претензии нарушитель должен понять, что собственник ТМ готов обращаться в суд с целью защиты своих прав. В претензии, как правило, собственник ТМ требует прекратить нанесение на продукцию нарушителя или другие носители изображения его ТМ, в том числе с веб-страницы продукции.

Отмечены случаи, когда фактически под названием, нарушающим ТМ, лекарственное средство еще не производилось и даже не было зарегистрировано на территории Украины, но уже начинался его маркетинг. Для этого был создан определенный сайт, где фигурировало лекарственное средство под названием, которое нарушает право собственника ТМ.

Параллельно имеет смысл требовать у нарушителя, чтобы он обратился в МЗ Украины и ГП «Государственный экспертный центр МЗ Украины» с целью внесения изменений в регистрационные материалы, если препарат уже зарегистрирован, или же изменить наименование юридического лица, если речь идет не о названии продукции, а о названии компании, которая нарушает права собственника ТМ. Также имеет смысл уведомить МЗ Украины и Государственный экспертный центр МЗ Украины о рис­ке введения пациента в заблуждение относительно производителя продукции.

Желательно в претензии указать срок, в который собственник ТМ ожидает ее удовлетворения. Если в отведенное время нарушитель не выполняет требования, указанные в претензии, тогда необходимо незамедлительно подавать иск в суд. Если этот иск касается лекарственного препарата, который нарушает зарегистрированную ТМ, то основным требованием в нем должно быть признание приказа МЗ Украины «О государственной регистрации лекарственных средств» недействительным в части его регистрации.

Также в Украине и странах СНГ бывают случаи, когда дистрибьютор регистрирует ТМ производителя, являющегося его клиентом. Такие ситуации возникают у производителей в первую очередь из-за дороговизны регистрации ТМ в каждой стране, где их продукт реализуется. Но, по мнению докладчика, все-таки желательно регистрировать важные ТМ в каждой стране.

Вторая причина возникновения подобной ситуации заключается в том, что такой дистрибьютор некоторое время был эксклюзивным на территории страны, где он зарегистрировал ТМ производителя. Обычно дистрибьютор может сам импортировать товар, и, таким образом, владелец продукции долгое время может оставаться в неведении относительно регистрации ТМ дистрибьютором.

Цели, которые преследуют эти недобросовестные дистрибьюторы, заключаются в обеспечении эксклюзивных условий, причем, возможно, даже более выгодных, чем ранее по договору, или выплаты владельцем продукции компенсации в виде роялти (значительно реже).

Во избежание таких ситуаций докладчик порекомендовал периодически мониторить как Государственный реестр свидетельств Украины (другой юрисдикции) на знаки для товаров и услуг, так и Таможенный реестр.

В договоре с дистрибьютором необходимо предусмотреть положения, в которых дистрибьютор признает права интеллектуальной собственности производителя и первенство производителя на использование наименований на рынке. Кроме того, в договоре можно также указать, что регистрация дистрибьютором каких-либо наименований производителя является недобросовестным действием и приводит к нанесению вреда. При наличии в договоре подобных положений производителю будет проще отстаивать свою позицию в суде.

Кроме того, В. Савчук отметил, что в 2016 г. некоторые фармкомпании столкнулись с проб­лемами регистрации домена (адреса сайта) своей компании в связи с тем, что он уже зарегистрирован недобросовестным лицом. В таких спорах обычно сторонами являются собственник ТМ и собственник доменного имени, а также регистратор доменного имени. Иногда недобросовестное лицо для регистрации своего доменного имени использует название лекарственного средства какого-то производителя или регистрирует сайт, который содержит наименование чужой компании с каким-либо дополнительным элементом. И, используя репутацию компании, продвигает продукцию, вводящую потребителя в заблуждение.

Также бывают случаи, когда производитель еще не вышел на рынок Украины с определенным препаратом, а на рынке уже работает лицо, которое некоторое время завозит данный препарат, а для дистрибуции им зарегистрирован сайт с названием этого препарата.

Поэтому докладчик порекомендовал при выведении продукта мониторить рынок на предмет наличия таких поставщиков и в случае их выявления начинать разбирательство, если в этом заключается нарушение. Прежде всего необходимо понять, кто собственник доменного имени.

Поиск ответчика в доменных спорах часто крайне затруднителен, поскольку многие домены зарегистрированы на физических лиц. Раньше в свободном доступе можно было проверить, какое физическое лицо владеет конкретным доменом. Сегодня сделать это невозможно из-за Закона Украины «О защите персональных данных». На данный момент возможно лишь установить, через какую компанию был зарегистрирован домен. Поэтому эффективным способом установления его владельца является ходатайство по месту регистрации компании-регистратора об истребовании с регистратора доказательств для установления ответчика по делу. Этот метод обычно занимает до 2 мес. Минус в том, что параллельно регистратор незамедлительно сообщает о судебном разбирательстве собственнику домена. Таким образом, до подачи иска к нему собственник домена может его перерегистрировать на другое лицо, нивелируя уже приложенные усилия.

Поэтому важно одновременно подать также ходатайство об обеспечении иска, а именно запретить регистратору совершать какие-либо действия с указанным доменом.

На данный момент практика с исковыми требованиями противоречива. Суды еще не определили для себя, что именно стоит требовать: передать домен истцу или прекратить его регистрацию. В последнем случае для подачи заявки на регистрацию будет ограниченное время, так как ничто не мешает другому лицу также подать новую заявку.

Кроме этого, В. Савчук обратил внимание на ошибки, которые допускают производители при регистрации своих ТМ. В основном они возникают из-за желания сэкономить. И для снижения стоимости регистрации одна ТМ регистрируется в Украине на двух языках вместо регистрации двух ТМ. Однако поскольку защита предоставляется именно на то изображение, которое зарегистрировано, то использование нарушителем названий отдельно друг от друга (с добавлением своего элемента) иногда приводит к тому, что в случае нарушения доказать право собственности на такую ТМ станет проблематично. Поэтому во избежание таких ситуаций желательно регистрировать две отдельные ТМ. В долгосрочной перспективе это будет выгоднее, чем регистрация одной.

Не каждый производитель лекарственных средств, в том числе оригинальных препаратов, имея патенты в Европейском Союзе или США, решит получить патент в Украине.

Однако регистрация патента в Украине имеет и свои преимущества, а именно позволяет контролировать импорт и экспорт, а также иногда дает привилегии в части государственных закупок, ведь он дает монополию на реализацию запатентованного лекарственного средства. Поэтому, по мнению докладчика, если препарат оригинален и патент составлен грамотно, то получать его в Украине очень важно и выгодно.

Патентная защита будет распространяться только в том объеме, который указан в формуле. Если в ней недостаточно данных, то может резко повыситься вероятность отказа в регистрации патента, поскольку он не будет отвечать критериям новизны или изобретательского уровня.

Но если прописать в патенте на препарат больше, чем необходимо, то это может привести к тому, что другие участники рынка смогут легко его обойти, добавив в его состав вещества, которые не повлияют на эффект, например, включив ароматизаторы для вкуса.

Докладчик выделил два возможных варианта защиты: пассивная и активная. Пассивная заключается в проведении патентного исследования; мониторинге рынка с целью выявления нарушителей; разработке позиции и стратегии защиты (подача претензий и т.д.).

Активная заключается как раз во внесении патента в Таможенный реестр и подаче исков в суд. Если компания выбирает активную защиту, то необходимо обращать внимание на несколько моментов. Во-первых, на доказательство факта продажи препарата, нарушающего патент или ТМ (фото, чеки о покупке и т.д.). Иногда это сделать невозможно, поскольку препарат, нарушающий права владельца ТМ, зарегистрирован в Украине, но еще не поступил на рынок для реализации. В таком случае такая ситуация может усложнить доказательный процесс перед судом того, что нарушение действительно было, и оно будет продолжаться, если не принять обеспечительную меру в виде запрета на импорт такого препарата до окончания судебного процесса.

Суд далеко не всегда прибегает к обеспечительной мере в связи со спецификой фармацевтического рынка, так как одним из участников процесса выступает профильное министерство, которое стоит на позиции, что любое ограничение оборота лекарственного средства до окончания судебного процесса негативно повлияет на доступ пациентов к препаратам, необходимым для их лечения.

Об уголовном процессе как одном из средств активной защиты рассказал Илья Костин, адвокат, парт­нер ЮК «Правовой Альянс», патентный поверенный Украины. Он отметил, что Уголовный кодекс Украины содержит нормы, по которым можно привлечь к уголовной ответственности лицо за нарушение прав на объекты интеллектуальной собственности (патенты, полезные модели, ТМ и т.д.). Но для этого должны быть две составляющие нарушения прав на патент: наличие умысла и нанесение материального ущерба. Самое сложное в данном случае — доказать, что у нарушителя был умысел. Например, это сложно сделать, если одна компания, видоизменив одну ТМ, зарегистрировала (патентный троллинг) и использует ее как другой объект интеллектуальной собственности.

Тем не менее, способ привлечения к уголовной ответственности все-таки используется, потому что ст. 214 Уголовно-процессуального кодекса Украины позволяет открывать уголовные дела без анализа факта, было или не было правонарушение, в течение суток после поступ­ления заявления о криминальном правонарушении. С этого момента следователь должен провести следственные действия: сбор информации о правонарушении, проведение экспертизы, затем объявление правонарушителю подозрения в совершении криминального правонарушения и т.д.

С помощью этого можно добиться наложения ареста на продукцию, нарушающую права владельца ТМ, через суд после проведения экспертизы. Однако давайте будем откровенны, собственник объекта интеллектуальной собственности, относительно которого нарушены права, должен понимать, что правонарушитель вряд ли будет привлечен к уголовной ответственности в виде лишения свободы, и предъявление обвинительного акта, и тем более вынесение приговора, далеко не всегда должно стать самоцелью уголовного производства. Поэтому такой способ защиты хоть и присутствует среди инструментов защиты прав интеллектуальной собственности, но к нему необходимо прибегать в совокупности с другими методами, о которых говорил В. Савчук.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!