Коллизии прав интеллектуальной собственности: рассудит суд

Правоприменительная практика разрешения подобных споров с каждым годом стремительно пополняется новыми примерами защиты прав на торговые марки, изобретения, полезные модели и промышленные образцы, а также деловой репутации владельцев этих прав — физических и юридических лиц.

В Украине для одинакового и правильного правоприменения хозяйственными судами законодательства об ИС неоценимый вклад внес Высший хозяйственный суд Украины (далее — ВХСУ), разъяснив судам основные категории права в этой специфической сфере, систематизировав наиболее характерные виды нарушений прав в сфере ИС и унифицировав механизмы защиты таких прав. За последние 5 лет было издано 12 постановлений Пленума ВХСУ, 20 рекомендаций Президиума ВХСУ, 73 информационных и 18 обзорных писем ВХСУ по рассмотрению таких споров. Например, в п. 3 Обзорного письма ВХСУ от 23.12.2008 г. № 01-8/735 «О практике применения хозяйственными судами законодательства о защите прав на объекты интеллектуальной собственности» (www.arbitr.gov.ua/news/411/) ВХСУ обратил внимание хозяйственных судов, в частности, на то, что: «Иск о признании недействительными заключений государственного предприятия «Государственный фармакологический центр» МЗ Украины о рекомендации к регистрации препарата соответствует установленным законодательством способам защиты прав».

Эти и иные разъяснения, рекомендации, информационные и обзорные письма ВХСУ опубликованы на сайте www.arbitr.gov.ua, где можно найти примеры разрешения споров по всем объектам ИС в сфере конкурентных отношений об опровержении недостоверной информации и возмещении морального ущерба. Мы же начинаем серию публикаций наиболее интересных и актуальных для фармацевтической отрасли примеров правоприменительной практики хозяйственных судов Украины.

Касательно объектов ИС для лекарственных средств наиболее актуальными являются торговые марки (названия препаратов), изобретения (объектами которых могут быть действующие вещества лекарственных средств, способы их получения, состав, применение препаратов по новому показанию), промышленные образцы (форма и дизайн упаковки, а также готовая лекарственная форма, если она оригинальна — например форма таблеток).

Из вышеперечисленных объектов ИС наиболее конфликтными являются торговые марки, поскольку при обилии торговых названий лекарственных средств они вольно или невольно пересекаются. Особенно много ассоциативных синонимов, как правило, у брэндов. Поэтому споры по защите прав ИС на торговую марку так актуальны для фармпромышленности. Дело о защите прав на торговую марку Кардиомагнил — освещалось в «Еженедельнике АПТЕКА» № 44 (815) от 14.11.2011 г.

В данной публикации мы познакомим читателей с примерами практики ВХСУ касательно разрешения споров, объектами которых являются торговые марки, а предметом — защита прав или признание правовой охраны знака недействительной.

1. Если знак не используется в Украине полностью или относительно части указанных в свидетельстве товаров и услуг на протяжении трех лет от даты публикации сведений о выдаче свидетельства или от другой даты после этой публикации, любое лицо имеет право обратиться в суд с заявлением о досрочном прекращении действия свидетельства полностью или частично (Постановление ВХСУ от 20 апреля 2010 г.).

Фабула спора такова: в мае 2009 г. ООО «Хенкель Украина» обратилось в хозяйственный суд Киев­а с иском к ООО «Амальгама Люкс» и к Департаменту ИС о досрочном прекращении действия свидетельства Украины от 15.12.2005 г. № 57076 на знак для товаров и услуг «Морской бриз/Sea Breeze» для товаров и услуг 3-го, 16-го, 35-го классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) полностью, а также просило обязать Департамент ИС внести соответствующие изменения в Государственный реестр свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг и осуществить необходимую официальную публикацию.

Решением хозяйственного суда Киева от 29.09.2009 г., оставленным без изменений постановлением Киевского апелляционного хозяйственного суда от 28.01.2010 г., иск удовлетворен частично: действие свидетельства Украины № 57076 досрочно прекращено относительно части товаров 3-го класса, а также для товаров и услуг 16-го и 35-го классов МКТУ; Департамент ИС обязан внести соответствующие изменения в Государственный реестр свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг и осуществить необходимую официальную публикацию.

Принятые судебные решения мотивированы неиспользованием ООО «Амальгама Люкс» зарегистрированной торговой марки в Украине без уважительных причин более трех лет от даты публикации сведений о выдаче свидетельства в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 18 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» (далее — Закон).

Проверив полноту установления местным и апелляционным хозяйственными судами обстоятельств дела и правильность применения ими норм материального и процессуального права, заслушав представителей сторон, ВХСУ пришел к выводу об отсутствии оснований для отмены упомянутых судебный решений с учетом, в частности, того, что предыдущими судебными инстанциями было установлено:

• товары истца и ответчика являются однородными, что подтверждается заключением экспертного исследования объектов ИС от 14.09.2009 г. № 295;
• ООО «Амальгама Люкс» начиная от даты публикации сведений о выдаче свидетельства Украины № 57076 (то есть более трех лет, начиная с 15.12.2005 г.) использовало в Украине ТМ «Морской бриз/Sea Breeze» исключительно для такого товара, как мыло (3-й класс МКТУ) и не использовало ее для всех других товаров и услуг 3-го, 16-го, 35-го классов МКТУ, для которых этот знак был зарегистрирован;
• ООО «Амальгама Люкс» не представило доказательств наличия уважительных причин для неиспользования им торговой марки по свидетельству Украины № 57076.

Согласно ст. 1 Закона знак — это обозначение, по которому товары и услуги одних лиц отличаются от товаров и услуг других лиц. Ст. 17 Закона установлено, что владелец свидетельства должен добросовестно пользоваться правами, которые указаны в свидетельстве.

Согласно п. 4 ст. 16 Закона использованием знака признается: нанесение его на любой товар, для которого знак зарегистрирован, упаковку товара, вывеску, связанную с ним, этикетку, нашивку, бирку или другой прикрепленный к товару предмет, хранение такого товара с нанесением знака с целью предложения для продажи, предложение его к продаже, продажа, импорт и экспорт; применение его в деловой документации или рекламе и сети Интернет; применение его во время предложения и предоставления любой услуги, для которой знак зарегистрирован. Знак признается использованным, если он применен в форме зарегистрированного знака, а также в форме, отличающейся от зарегистрированного знака лишь отдельными элементами, если это не меняет в целом отличительности знака.

Итак, определяющим для решения спорного вопроса относительно надлежащего использования зарегистрированной торговой марки является факт наличия соответствующего товара и/или услуги.

Согласно п. 4 ст. 18 Закона, если знак не используется в Украине полностью или относительно части указанных в свидетельстве товаров и услуг на протяжении трех лет от даты публикации сведений о выдаче свидетельства или от другой даты после этой публикации, любое лицо имеет право обратиться в суд с заявлением о досрочном прекращении действия свидетельства полностью или частично. В этом случае действие свидетельства может быть прекращено полностью или частично лишь при условии, что владелец свидетельства не представит уважительные причины неиспользования. Такими уважительными причинами, в частности, являются обстоятельства, препятствующие использованию знака независимо от воли владельца свидетельства (такие как ограничение импорта или другие требования к товарам и услугам, установленные законодательством); возможность введения в заблуждение относительно лица, которое производит товары или предоставляет услуги, во время использования знака лицом, обратившимся в суд, или другим лицом относительно товаров и услуг, относительно которых выдвинуто требование о прекращении действия свидетельства. Использованием знака владельцем свидетельства считается также применение его другим лицом при условии контроля со стороны владельца свидетельства.

Материалы дела не содержат сведений, касаю­щихся фактического наличия на рынке Украины товаров и услуг, относительно которых местный и апелляционный хозяйственные суды пришли к выводу о необходимости досрочного прекращения действия свидетельства Украины № 57076. Факт отсутствия этих товаров и услуг не отрицается и ответчиком.

При этом ссылка ООО «Амальгама Люкс» на наличие уважительных причин неиспользования знака, непосредственно предусмотренных п. 4 ст. 18 Закона, в данном случае безосновательно, поскольку как местным, так и апелляционным хозяйственными судами не установлены фактические обстоятельства, которые свидетельствовали бы о том, что спорное обозначение в Украине используется лишь ООО «Хенкель Украина» и именно это использование является единственной и достаточной причиной продолжительного неиспользования ответчиком знака по свидетельству Украины № 57076 (материалы дела содержат сведения относительно наличия товаров других производителей).

Учитывая все вышеизложенное, предыдущие судебные инстанции, дав оценку доказательствам, представленным сторонами, пришли к обоснованному выводу о неиспользовании ООО «Амальгама Люкс» без уважительных причин торговой марки по свидетельству Украины № 57076 относительно части указанных в свидетельстве товаров и услуг на протяжении трех лет от даты публикации сведений о выдаче свидетельства, и с учетом необходимости защиты прав истца приняли правомерные судебные решения о частичном удовлетворении иска ООО «Хенкель Украина».

2. Согласно предписаниям Парижской конвенции об охране промышленной собственности, если агент или представитель владельца знака в одной из стран союза подает без разрешения владельца заявку на регистрацию этого знака от собственного имени в одной или в нескольких странах, владелец имеет право, в частности, препятствовать регистрации или требовать ее отмены (постановления ВХСУ от 10 февраля 2009 г. в делах № 21/441 и 21/442 http://arbitr.gov.ua/ docs/28_2239741.html http://arbitr.gov.ua/docs/28_2239744.html).

Решением хозяйственного суда Киева от 08.09.2008 г., оставленным без изменений постановлениями Киевского апелляционного хозяйственного суда от 21.10.2008 г., иски Варшавского завода лекарственных растений «Гербаполь» (Польша) к Департаменту ИС (ответчик 1) и Обществу (ответчик 2) о признании недействительными свидетельств Украины № 62924 и № 62925 на знаки для товаров и услуг удовлетворены: признаны недействительными свидетельства Украины № 62924 на знак «Фітолізин» и № 62925 на знак «Phytolysin». Департамент обязан внести изменения в Государственный реестр свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг относительно признания недействительным указанных свидетельств и опубликовать информацию об этом в официальном бюллетене «Промышленная собственность».

Судебные решения мотивированы тем, что свидетельства Украины № 62924 и 62925 выданы с нарушением прав истца, что согласно подпунк­ту «в» п. 1 ст. 19 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» является основанием для признания указанных свидетельств недействительными.

Проверив на основании установленных судебными инстанциями норм материального и процессуального права правильность правоприменения, коллегия судей ВХСУ пришла к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационных жалоб и отмены судебных решений с учетом, в частности, того что:

• 09.06.1997 г. в Республике Польша завод «Гербаполь» зарегистрировал торговую марку «Fitolizyna» (регистрационный № R-96026);
• 30.09.2002 г. завод «Гербаполь» представил заявку на регистрацию обозначения «Fitolizyna, Phytolysin, Фитолизин, Фітолізин», которое было зарегистрировано как торговая марка 30.03.2004 г. за № R-151843;
• между истцом и ответчиком-2 17.02.1995 г. заключено лицензионное соглашение, а 01.07.1999 г. — приложение к нему, согласно условиям которых:

а) истец признает за лицензиатом (ответчиком-2) в период действия настоящего договора право на бесплатное использование товарного знака «Фитолизин». Все права на товарный знак принадлежат «Гербаполь» по свидетельству от 01.12.1994 г.;

б) ответчик-2 получает от истца не только лекарственное средство Фитолизин, но и техническую документацию, необходимую для выполнения условий сделки относительно продукта, его упаковки, контроля качества и применение маркетинга;

в) после истечения срока действия данного соглашения ответчик-2 имеет право использовать товарный знак истца лишь до полной реализации изготовленного истцом препарата, который хранился у ответчика;

г) срок действия соглашения — с 1995 г. до 2004 г.;

• 30.06.2004 г. ответчик-2 подал по национальной процедуре заявки № 20040606745 и № 20040606746 на регистрацию обозначений «Фiтолизин» и «Phytolysin» как знаков для товаров и услуг для маркировки товаров 5-го класса (медикаменты для человека) и услуг 35-го класса (реклама; экспортно-импортные операции; содействие продаже (посредничество)) МКТУ;
• 20.08.2004 г. завод «Гербаполь» подал международную заявку № 834676 на регистрацию комбинированного обозначения «Fitolizyna, Phytolysin, Фитолизин, Фітолізин», в том числе в Украину;
• истец получил отказ в предоставлении правовой охраны международной регистрации № 834676 в Украине относительно части товаров, поскольку торговая марка по данной регистрации является такой, что ее можно перепутать со знаками для товаров и услуг «Фiтолизин» по заявке от 30.06.2004 г. № 20040606745 (свидетельство Украины № 62924) и «Phytolysin» по заявке от 30.06.2004 г. № 20040606746 (свидетельство Украины № 62925), права на которые принадлежат ответчику-2;
• 15.06.2006 г. ответчику-2 выдано свидетельство Украины № 62925 на знак для товаров и услуг «Phytolysin» для товаров 5-го класса и услуг 35-го класса МКТУ;
• согласно заключению судебной экспертизы объектов интеллектуальной собственности от 30.01.2008 г. № 3:

а) знаки для товаров и услуг по свидетельствам Украины № 62924 и 62925 и знаки по польским регистрациям № R-96026 и R-151843 и международной регистрацией № 834676 для однородных товаров являются схожими настолько, что их можно перепутать;

б) существует вероятность возникновения у потребителя впечатления о принадлежности одному лицу товаров 5-го класса и/или услуг 35-го класса МКТУ, маркированных знаками по свидетельствам Украины № 62924 и № 62925, и товаров 5-го класса и/или услуг 35-го класса, маркированных торговыми марками по польским регистрациям № R-96026 и № R-151843.

Согласно подпункту «в» п. 1 ст. 19 Закона свидетельство может быть признано в судебном порядке недействительным полностью или частично в случае выдачи свидетельства вследствие подачи заявки с нарушением прав других лиц.

Согласно п. 1 ст. 6^seрties Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20.03.1883 г. если агент или представитель владельца знака в одной из стран союза подает без разрешения владельца заявку на регистрацию этого знака от собственного имени в одной или в нескольких странах союза, владелец имеет право препятствовать регистрации или требовать ее отмены или, если закон страны это позволяет, переоформление регистрации в свою пользу, если только агент или представитель не предъявит доказательства, которые оправдывают его действие.

При этом из содержания ст. 6^seрties Парижской конвенции усматривается, что при толковании терминов «агент» и «представитель» следует исходить не из узкого юридического значения этих терминов, присущего областям гражданского или торгового права, а из такого их значения, которое охватывало бы и распространителей продукции контрагента, находящихся с ним в определенных договорных правоотношениях.

Согласно приведенным в ст. 1 Закона Украины «О внешнеэкономической деятельности» определениям терминов внешнеэкономический договор (контракт) — это материально оформленное соглашение двух или более субъектов внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и их иностранных контрагентов, направленная на установление, изменение или прекращение их взаимных прав и обязанностей по ВЭД. Частью 1 ст. 6 упомянутого Закона предусмотрено, что договор ВЭД (контракт) составляется согласно этому и другим законам Украины с учетом международных договоров Украины. Субъекты ВЭД при составлении текста такого договора (контракта) имеют право использовать известные международные обычаи, рекомендации международных органов и организаций, если это не запрещено прямо и в исключительной форме этим и другими законами Украины.

С учетом изложенного предыдущие судебные инстанции, выяснив, что заключенное истцом и ответчиком-2 лицензионное соглашение от 17.02.1995 г. и дополнительное соглашение от 01.07.1999 г. являются внешнеэкономическими договорами (контрактами), а не договорами комиссии, доверенностями или агентскими договорами, а ответчик-2 фактически был коммерческим (торговым) представителем истца в Украи­не, — пришли к правильному выводу о том, что на отношения названных сторон распространяется действие ст. 6^seрties Парижской конвенции об охране промышленной собственности, а потому правомерно удовлетворили исковые требования о признании недействительными свидетельств Украины № 62924 и № 62925 на знаки для товаров и услуг «Фітолізин» и «Phytolysin», учитывая получение ответчиком этих свидетельств вследствие подачи заявки с нарушением прав завода «Гербаполь».

Примеры патентных споров, которые рассматривались хозяйственными судами Украины будут освещены в одной из следующих публикаций.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!