Коллизии прав на товарные знаки: рассудит суд

Ирина Кириченко

Рынок торговых марок становится все более тесным (сегодня в Украине число зарегистрированных знаков приближается к 60 тыс.), что приводит к повышению конкуренции между их владельцами. Поэтому количество конфликтов вокруг товарных знаков продолжает стремительно увеличиваться. Эта тенденция распространяется и на другие объекты интеллектуальной собственности: фирменные наименования, промышленные образцы, наименования доменов, объекты авторского права, права на которые часто пересекаются с таковыми на торговые марки, и возникает конфликт, разрешить который можно только в судебном порядке.

В случаях, когда исключительные права на знак нарушены или оспорены, необходимо их защищать, то есть предпринимать меры по их восстановлению. При этом необходимо понимать причинно-следственную связь между обретением прав (правовой охраной товарного знака — установлением правового режима по его использованию и распоряжению им) и их защитой, поскольку от охраноспособности выбранного обозначения (его соответствия юридическим требованиям регистрации торговой марки) зависит эффективность средств и способов защиты прав.

«НАСТОЯЩЕЕ — ЭТО СЛЕДСТВИЕ ПРОШЛОГО И ПРИЧИНА БУДУЩЕГО»

Теоретически в качестве торговой марки может быть зарегистрировано любое обозначение, независимо от его вида, цвета, размера или назначения: изобразительное, словесное, цифровое, а также комбинация различных элементов — сочетание слов, букв, цифр, цветов, изображений и символов и т.д. Например: «IBM», «Intel», «Nokia», «Лукойл», «NIVEA», «Hennessy», «Nemiroff», «555», «Эдас-27».

Кроме графических, существуют и пока еще достаточно «экзотические» для нашего рынка торговые марки: объемные (например флакон духов «SALVADOR DALI»; синяя таблетка под названием «Виагра», которая в свое время стала «национальным героем» США, и кандидат в президенты США Боб Доул тогда назвал ее «нашим маленьким синим другом»), звуковые (звук мотора мотоцикла «Harley Davidson»; рев льва, как «визитная карточка» кинокомпании «Metro Goldwyn Mayer»; музыкальный ряд в рекламе кофе «Nescafe»), обонятельные (запах ароматизированного постельного белья или запах конского пота для кожаной обивки кресел автомобилей марки «Мустанг»).

О вкусах, как известно, не спорят, однако при выборе или разработке своего товарного знака необходимо исходить из принципа целесообразности и помнить, что товарный знак — это важнейший элемент персонификации системы товарооборота и, соответственно, ключевое звено рекламы как самого предприятия, так и его продукции. Поэтому он должен обладать рекламоспособностью, то есть быть лаконичным, эстетичным, легко воспроизводиться (произноситься), а также обладать ассоциативностью и оригинальностью.

Важно знать, что на сегодняшний день в мире не существует алгоритма создания брэнда — коммерческого названия, обреченного на успех. Но есть неисчерпаемая практика удач и поражений, которую можно и нужно изучать. Чужому успеху научиться сложно (разве что его имитации), но вот умение не наступать на чужие «грабли» — вполне нарабатываемая категория. И для успешной реализации стратегии создания потенциального брэнда и закрепления монопольных прав на его использование необходимо решить целый комплекс задач и учесть ряд ограничений и пробелов отечественного правового поля.

Правовую регламентацию отношений, связанных с созданием, использованием и защитой торговых марок, определяют нормы соответствующих законодательных актов, из которых следует особо выделить Гражданский кодекс Украины и Закон Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг».

Исходя из положений этих нормативных актов, можно сформулировать основные рекомендации по выбору, регистрации и защите товарного знака, приведенные ниже.

Прежде всего, это основания для отказа в предоставлении обозначения правовой охраны, которые можно разделить на абсолютные и относительные, а каждый из этих видов, в свою очередь, имеет определенную градацию и специфику. Однако на первом месте в иерархии ограничений стоит противоречие публичному порядку, нормам гуманности и морали. Так, не может быть зарегистрировано как знак обозначение, включающее антигосударственные, националистические лозунги, нецензурные или жаргонные слова и выражения, а также соответствующую символику. Но на практике такие однозначно «черные» примеры встречаются крайне редко, а вот «пограничные состояния» — слова или символы, вызывающие определенные ассоциации — обычная картина товарного рынка любой страны. В основном это связано с импортом продукции и обусловлено игнорированием ее производителями лингвистических особенностей языка страны-импортера (минеральная вода «Blue Water», чай «Pukala», окна «Rehau»). Поэтому, планируя экспорт продукции в другие страны, не мешает проверить, не является ли выбранное название на чужом языке неблагозвучным, не имеет ли нежелательных оттенков значения.

Интересно, много ли найдется добровольцев, желающих лечиться с помощью лекарственных средств под названиями «Умиран», «Педекс» или «Гадовист» !

«КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ»

Среди абсолютных оснований для отказа в регистрации обозначения следует выделить такие:

— обозначение является описательным или же вошедшим во всеобщее употребление в отношении заявляемых товаров или услуг, например: духи, чаша, магнитофон, нейлон. Последние два слова — экс-торговые марки, потерявшие свою различительную способность и ставшие общеупотребительными терминами. В то же время видовое название продукта может быть охраноспособным в отношении «чужой» сферы. Классический пример — «верблюд» для сигарет;

— обозначение является обманчивым или способным ввести в заблуждение в отношении заявляемых товаров или услуг, например: «бальзам» для инсектицидов или «мед» для молочных продуктов.

Однако одно и то же обозначение может в отношении одних товаров быть признано описательным, в отношении других — обманчивым, а в отношении третьих — фантазийным и, следовательно, охраноспособным. Например, музыкальный неологизм «НОТТА» (товарный знак лекарственного средства компании «Рихард Биттнер АГ», Австрия) является описательным для музыкальных инструментов, возможно обманчивым для бульдозерных работ, но оригинальным и ассоциативным для транквилизатора растительного происхождения.

Из относительных оснований для отказа в регистрации знака основное влияние оказывают следующие:

— данное или подобное обозначение уже зарегистрировано другими предприятиями для той же категории товаров или услуг. Чтобы избежать коллизий с другими компаниями и не вкладывать зря средства в конфликтное обозначение, соответствующую информацию можно получить путем поиска по базам данных товарных знаков.

— обозначение воспроизводит названия известных произведений науки, литературы и искусства или фрагменты, цитаты и персонажи из них без согласия владельцев авторского права или их правонаследников. Пример — спор А. Хайта по поводу незаконного использования обозначения «Ну, погоди!» для детского шампуня.

— обозначение воспроизводит фамилии, имена, псевдонимы и их производные, а также портреты и факсимиле известных людей без их согласия.

Подытоживая изложенное, можно сделать вывод, что априори наиболее уязвимыми в плане охраноспособности являются традиционные словесные обозначения, так как к ним можно применить практически любое из оснований для отказа в регистрации. В то же время именно они могут стать наиболее сильными торговыми марками, поскольку их восприятие потребителем имеет целых три составляющие: визуальную, смысловую и фонетическую, поэтому они легко воспроизводятся и запоминаются.

Соответственно, это предоставляет целый спектр способов позиционирования знака и возможность выбора оригинальной стратегии продвижения на рынок маркированного им товара. Главное, не привязываться к чужому успеху, как это, например, сделали производители малоизвестного бальзама, позиционировав его так: «Биттнер» рядом не стоял». Кто и с кем стоял или нет рядом, будут скорее всего выяснять компетентные в сфере недобросовестной конкуренции органы.

ЧТО ПОКАЗАЛ ПРОЦЕСС

Последние годы были ознаменованы яркими судебными спорами о правах на известные торговые марки, обогатившими отечественную правоприменительную практику, в процессе рассмотрения которых был уточнен целый ряд норм материального и процессуального права. В связи с этим читателям стоит обратить особое внимание на разработанные Высшим хозяйственным судом Украины рекомендации, разъяснения и обзорные письма, конкретизировавшие вопросы применения норм законодательства о защите прав интеллектуальной собственности и систематизировавшие рассмотренные хозяйственными судами споры в данной сфере.

Каждый из этих процессов имеет свою «изюминку», однако детальный анализ их специфики выходит за рамки данной статьи. Поэтому ограничимся кратким обзором основных тенденций рассмотрения споров в данной области, иллюстрируя его наиболее интересными особенностями конкретного процесса:

— ответчиком в деле о защите прав на товарный знак обычно используется не копия торговой марки, а сходное обозначение («Березова на бруньках» и «Українська березова особлива (на бруньках)»), поэтому в процессе разрешения спора обычно устанавливается степень сходства конфликтных обозначений, критерии которого носят достаточно субъективный характер и требуют применения специальных знаний (проведения судебной экспертизы);

— иск о защите прав на товарный знак почти всегда «встречается» с иском о признании свидетельства на знак недействительным. Так, ответчик (компания «Nemiroff»), использовавший указанные в предыдущем пункте торговые марки, подал встречный иск о признании регистрации товарного знака «На березових бруньках», принадлежащего компании «Союз-Виктан», недействительной. Однако исход такого дела опять же зависит от результата проведения экспертных исследований и не всегда предсказуем: обозначение, прямо указывающее на состав, качество и свойства товара, может быть признано оригинальным, а неологизм — словом, вошедшим во всеобщее употребление. (Для сравнения: Арбитражный суд Москвы принял решение о признании недействительной регистрации товарного знака «На березових бруньках» на территории Российской Федерации, как такой, что прямо указывает на компонентный состав продукта. К тому же в русском языке нет слова «бруньки» и для россиян «описательность» этого словосочетания не является очевидной.);

— основанием для досрочного прекращения действия свидетельства Украины на знак для товаров и услуг является неиспользование знака владельцем без уважительных причин на протяжении трех лет от даты публикации сведений о выдаче свидетельства или от другой даты после этой публикации. Так, по решению суда на территории Украины прекращено действие международной регистрации товарного знака «GRIPPEX». Одним из доказательств неиспользования знака на протяжении трех лет было то, что лекарственное средство компании «Гексал АГ» под этим названием не зарегистрировано в Украине и, соответственно, не могло быть введено в хозяйственный оборот для товаров 5 класса Международной классификации товаров и услуг (МКТУ).

Правомерность выдачи свидетельства на знак оспаривается на том основании, что зарегистрированное обозначение воспроизводит имя, псевдоним или портрет и факсимиле известного лица без его согласия. Так, Т. Повалий пыталась оспорить регистрацию торговой марки «Тая», владельцем которой является Киевская макаронная фабрика, как такой, что воспроизводит сценическое имя певицы;

— товарный знак может быть коллективным: владельцами свидетельства могут быть двое и более лиц, что совершенно не мешает им «воевать» между собой за монопольное право на его использование. Это наглядно демонстрируют владельцы торговой марки «Новый свет», регулярно выступающие в СМИ каждый со своим видением данного вопроса;

— объем прав на знак ограничен его изображением и перечнем товаров и услуг, для которых он зарегистрирован. Однако объем прав на знак, признанный «хорошо известным», значительно шире и распространяется на обозначения других классов МКТУ, имеющих определенную степень сходства с этим знаком (например его перевод), при условии, что они могут вызвать вероятность смешения в соответствующем секторе общества. На практике владелец такого знака может заявить свои права на что угодно, вплоть до традиционных названий болезней и побочных эффектов применения лекарственных средств, описанных в справочной и специальной литературе всего мира («аспириновая астма»). Так, на момент написания данной статьи монопольное право компании «Байер АГ» на использование названий болезней «аспириновой триады» окончательно закреплено определением Высшего административного суда Украины от 22.02.2006 г., закрывшего дело без пересмотра.

Обобщая изложенное, необходимо отметить, что компетентное рассмотрение судебных споров о защите прав на товарные знаки и о признании их регистраций недействительными невозможно без проведения судебных экспертиз.

В основном судебные экспертизы назначаются, если для решения вопросов в деле необходимы специальные знания, то есть те, что не являются общеизвестными. При этом эксперты не должны отвечать на вопросы сугубо правового характера (например о соответствии зарегистрированного знака условиям предоставления правовой охраны или же вопроса о том, является ли сходное с товарным знаком обозначение его имитацией, а действия его владельца — недобросовестной конкуренцией). Это обусловлено процессуальным статусом участников процесса: судебный эксперт является носителем специальных знаний, поэтому его основной обязанностью является проведение полного и объективного исследования для установления определенного факта, а судья — правовых, поэтому вопрос относительно толкования и применения законодательных норм является прерогативой последнего.

Однако на практике этого принципа придерживаются не всегда. Кроме того, сохраняется тенденция «повторов» — производства экспертиз по одним и тем же вопросам, выводы которых бывают диаметрально противоположными, а иногда просто являются самопозиционированием: есть, дескать, и такое мнение, давайте поспорим. Конечно, тут можно обратиться к восточной философии: «Пусть расцветают все цветы» и приветствовать подобный либерализм. Но согласитесь, что когда поводом для «научной дискуссии» выступает Ваша судьба или судьба Вашего предприятия, Вам будет не до философских изречений, к тому же за эти теоретические изыскания нужно «немножко» платить (оплата за проведение экспертиз возлагается на одну или обе стороны процесса).

Впрочем, не стоит забывать, что заключение судебной экспертизы — одно из доказательств по делу, которое суд оценивает по своему внутреннему убеждению и которое не имеет заведомо установленной силы. И успехом стороны по делу, а заодно и показателем компетентности ее представителя будет «минимизация» количества попыток установить фактические данные, касающиеся предмета спора и при этом обосновывающие ее правовую позицию.

К сожалению, на практике часто вспоминается высказывание М. Генина: «Истина оказалась такой избитой, что на нее было страшно смотреть…».

ПОДЫТОЖИВАЯ ИЗЛОЖЕННОЕ

3-й «юридический» Закон Мэрфи гласит: «Любое судебное дело стремится бесконечно увеличиваться по срокам рассмотрения и степени сложности». Однако, несмотря на отдельные недостатки, защита прав интеллектуальной собственности в судебном порядке на сегодня наиболее эффективна и продолжает совершенствоваться. Да и недостатки эти обусловлены, прежде всего, не «плохими» законами и судами, а доставшимся нам в наследство правовым нигилизмом общества в целом, который мы не столько не можем, сколько не хотим преодолевать. Как свидетельствует наш исторический опыт, самым «признанным» в нашем обществе был только один вид права — «телефонное», поэтому надежда на самопроизвольное торжество здравого смысла достаточно иллюзорна.

В то же время уровень наших действующих нормативно-правовых актов уже во многом соответствует европейским стандартам, а научиться ими пользоваться рано или поздно заставит жизнь. Главное, не забывать опробованную веками восточную мудрость: «Побежденный — это не тот, кто упал, а тот, кто упав, не сумел подняться».

P.S. Все упоминаемые в статье торговые марки являются собственностью их уважаемых владельцев, их упоминание не является использованием знака в соответствии с законодательством об охране прав на знаки для товаров и услуг, и реализацией прав, предусмотренных ст. 34 Конституции Украины. n

Ирина Кириченко, юрист юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры»,
судебный эксперт по вопросам интеллектуальной собственности,
фото Игоря Кривинского