Товарный знак для лекарственного препарата Некоторые вопросы правового регулирования

Товарный знак — это особый символ товарной собственности, означающий, кому принадлежит исключительное право пользоваться и распоряжаться данным товаром и получать прибыль, а также кто обязан отвечать за поставку некачественного товара. Это уже не знак авторства и не информация о характере проданного товара, а абстрагированный знак, являющийся интеллектуальной собственностью производителя.

К товарным знакам относятся зарегистрированные и незарегистрированные патентным ведомством обозначения. Они также являются частью так называемых коммерческих обозначений, к которым относятся и торговые названия.

Согласно нормам действующего законодательства, правовой охране в качестве товарных знаков подлежат следующие обозначения:

• словесные — в виде слов или сочетаний букв;

• изобразительные — в виде графических композиций любых форм на плоскости;

• объемные — в виде фигур или их композиций в трех измерениях;

• комбинации вышеупомянутых обозначений [2].

Неощутимый материально, товарный знак дает его владельцу ряд материальных преимуществ и прежде всего создает репутацию, в то же время является для покупателя движущим мотивом покупки и своеобразной гарантией качества.

Принимая во внимание многообразие представленных на рынке ЛС, фармацевтические компании стараются привлечь внимание потребителей к своим препаратам, составляя для них оригинальные торговые названия. Для того чтобы гарантировать уникальность избранного названия, компании-производители регистрируют его в виде товарного знака (торговой марки).

Товарный знак — это слово или изображение. Он приобретает юридическую силу в случае наличия в нем свойств рекламируемого товара. Основные функции товарного знака — давать гарантию высокого качества и надежности товара (то есть он становится стимулом повышения его качества), вызывать доверие потребителя благодаря высокой репутации его владельца (последний осуществляет контроль за качеством товара), а не производителя товара.

Для создания репутации товарного знака фирмы-производители проводят рекламные кампании; таким образом, товарный знак является «ядром» рекламы. Для своего существования, распознавания и успешной реализации конкурентных преимуществ товарный знак сам нуждается в рекламе [1, 4].

Основные принципы охраны товарных знаков, исходя из правовой системы, сформулированы еще в XIX ст.:

• Предпринимателю предоставляется монопольное право на использование товарного знака в определенных территориальных границах на протяжении определенного периода.

• Для установления или закрепления монопольного права вводится государственная регистрация товарных знаков в соответствии с  явочной или проверочной системой, с  соответствующим оповещением о регистрации.

• Нарушением права на применение товарного знака является использование другим предпринимателем знака, который одинаков или имеет сходство с охраняемым товарным знаком, зарегистрированным или получившим охрану без регистрации.

• По требованию владельца права на  использование товарного знака нарушение его прав может быть прекращено государством, а нарушитель привлечен как к уголовной, так и к  гражданской ответственности.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

В последней трети XIX ст. во многих развитых странах были приняты специальные законы об охране товарных знаков. Согласно этим законам детально регламентировался правовой режим знаков — их приобретение, использование и защита, а также расширялся круг товарных обозначений, способных быть объектами исключительного права, в централизованном порядке проводилась регистрация обозначений.

Заинтересованность предприятий и фирм в гармонизации национального законодательства с международным и в облегчении получения правовой охраны знаков за рубежом нашла отражение в международных договорах и соглашениях, заключенных в этот период.

Так, 20 марта 1883 г. была принята Парижская конвенция по охране промышленной собственности, согласно которой объектами промышленной собственности признаны патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и указания места происхождения или наименования места происхождения.

14 апреля 1891 г. вступило в действие Мадридское соглашение о Международной регистрации знаков, предусматривающее возможность обеспечения охраны зарегистрированных знаков в стране происхождения, в других странах-участницах путем подачи заявок в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности. В 1989 г. дополнительно был принят Протокол к Мадридскому соглашению, согласно которому процедура международной регистрации знаков была значительно упрощена.

В 1957 г. было подписано Ниццкое соглашение о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (Ниццкая классификация), в 1994 г. — Договор о законах о товарных знаках (Договор TLT).

ОХРАНА ПРАВ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ В  УКРАИНЕ

1 июля 1994 г. вступил в действие закон Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг», в котором была закреплена правовая основа для осуществления процедуры приобретения исключительных прав на товарный знак, его охрану и защиту. Владелец товарного знака получает исключительное право на его использование. Исключительность права состоит в том, что третьи лица могут использовать товарный знак только с согласия владельца и под его контролем за качеством производимых товаров и услуг. Владельцы товарного знака в качестве передающей (лицензиар) и принимающей (лицензиат) сторон оговаривают условия передачи прав в лицензионном договоре.

В ст. 1 закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» определено, что знак — это «…обозначение, по которому товары и услуги одних лиц отличаются от однородных товаров и услуг других лиц».

Условия предоставления товарному знаку правовой охраны изложены в ст. 5 Закона:

• Правовая охрана предоставляется товарному знаку, который не противоречит общественным интересам, принципам гуманности и  морали и на который не распространяются основания для отказа в предоставлении правовой охраны, установленные настоящим Законом.

• Объектом товарного знака могут быть словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации, выполненные в  любом цвете либо цветовой гамме.

• Объем предоставляемой правовой охраны определяется приведенными в  свидетельстве изображением товарного знака и  перечнем товаров и услуг.

Основания для отказа в предоставлении товарному знаку правовой охраны определены в ст. 6 Закона.

1. Не могут получить правовую охрану обозначения, изображающие:

• государственные гербы, флаги и  эмблемы;

• официальные названия государств;

• эмблемы, сокращенные или полные наименования международных межправительственных организаций;

• официальные контрольные, гарантийные и пробирные клeйма, печати;

• награды и другие знаки отличия.

Такие обозначения могут быть включены в знак в качестве неохраняемых элементов, если на то имеется согласие соответствующего компетентного органа или его владельца.

2. Не могут получить правовую охрану также обозначения, которые:

• не обладают различительной способностью;

• являются общеупотребительными в  качестве обозначения товаров и услуг определенного вида;

• указывают на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров и услуг, а также на место и время изготовления или сбыта товаров либо оказания услуг;

• являются ложными или могут ввести в  заблуждение относительно товара, услуги или лица, производящего товар или оказывающего услугу;

• являются общеупотребительными символами и терминами.

Обозначения, указанные в абзацах 2, 3, 4, 5 настоящего пункта, могут быть включены в товарный знак в качестве неохраняемых элементов, если в изображении знака они не являются доминирующими.

3. Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с другими знаками:

• ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Украине на имя другого лица для однородных товаров и услуг;

• знаками других лиц, если эти знаки охраняются без регистрации на основании международных договоров, участником которых является Украина;

• фирменными наименованиями, известными в Украине и принадлежащими другим лицам, получившим право на их использование до даты подачи в Учреждение* заявки в отношении однородных товаров и услуг;

• наименованиями мест происхождения, кроме случаев включения их в товарный знак в  качестве неохраняемых элементов и регистрации на имя лиц, имеющих право пользоваться такими наименованиями;

• сертификационными знаками, зарегистрированными в установленном порядке.

4. Законом Украины № 751-XIV от 16 июня 1999 г. «О внесении изменений к Закону Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» ст. 6 была дополнена п. 4, в котором говорится: «Не может быть зарегистрировано в качестве знака такое обозначение, которое добросовестно использовалось до 1 января 1992 года двумя и более юридическими лицами для обозначения однородных товаров».

5. Не регистрируются в качестве знаков обозначения, воспроизводящие:

• промышленные образцы, права на  которые в Украине принадлежат другим лицам;

• названия известных в Украине произведений науки, литературы и искусства или цитаты и персонажи из них, произведения искусства и их фрагменты без согласия владельцев авторского права или их правопреемников;

• фамилии, имена, псевдонимы и  производные от них, портреты и факсимиле известных в Украине лиц без их согласия.

КАК ДОКАЗАТЬ?

Если товарный знак используется незаконно, то есть без согласия и контроля владельца, знак может утратить свою различительную способность, в результате чего потребители будут воспринимать его как простое наименование товара или услуги, изготовителем которого являются множество разных производителей [3]. Это приводит к потере значимости знака и таким образом к нанесению материального ущерба потерпевшей стороне.

Согласно ст. 10 Закона экспертиза заявки о незаконном использовании товарного знака проводится в «учреждении экспертизы», а именно в Украинском институте промышленной собственности (УИПС) Департамента интеллектуальной собственности и включает: процедуру установления даты подачи заявки, экспертизу заявки по формальным признакам и квалификационную экспертизу на соответствие условиям охраноспособности.

В ст. 16 закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» указано: «…использованием знака признается применение его на товарах и при оказании услуг, для которых он зарегистрирован, на упаковке товаров, в рекламе, печатных изданиях, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Украине, в проспектах, счетах, на бланках и в иной документации, связанной с введением указанных товаров и услуг в хозяйственный оборот».

В процессе проведения экспертизы эксперты УИПС руководствуются требованиями «Правил составления, представления и рассмотрения заявки на выдачу свидетельства Украины на знак для товаров и услуг», утвержденными приказом Госпатента Украины от 28 июля 1995 г. № 116 (в редакции приказа от 20 августа 1997 г. № 72), где, в частности, указано: «Если по результатам квалификационной экспертизы заявки будет определено, что обозначение отвечает условиям предоставления правовой охраны, заявителю направляется решение о регистрации знака» (ст. 10). Основания для защиты прав владельца товарного знака изложены в ст. 20 и 21 закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг».

«ПИРАТЫ» ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Несогласованность системы защиты товарных знаков может привести к неправомерному их использованию. Например, недобросовестные заявители могут получить в Департаменте интеллектуальной собственности регистрационное свидетельство для использования названия ЛС, зарегистрированного МЗ Украины (в качестве товарного знака регистрируется название этого же ЛС, но лицом, не являющимся его разработчиком). В результате лица, имеющие лицензию на производство препарата, его авторы, а также фирмы, владеющие правом реализации, лишаются права производить и продавать лекарственный препарат под этим названием без согласия владельца товарного знака. Целью таких действий является последующая продажа прав на товарный знак производителям или продавцам ЛС.

Поэтому в настоящее время большинство разработчиков ЛС одновременно с их регистрацией в МЗ Украины подают в Департамент интеллектуальной собственности заявку на регистрацию названия этого препарата как товарного знака. В том случае, если выяснится, что название регистрируемого в МЗ Украины лекарственного препарата зарегистрировано как товарный знак на имя другого лица, не являющегося его разработчиком, необходимо опротестовать легитимность регистрации на основании потери знаком различительной способности в процессе продолжительной апробации, регистрации в МЗ Украины и дальнейшего использования несколькими производителями.

Однако, учитывая опыт отечественной практики, добиться признания регистрации товарного знака недействительной на основании упомянутых причин довольно сложно. Успех в решающей степени зависит от обстоятельств конкретного дела и профессионализма противоборствующих сторон, судей и экспертов.

Решением проблемы может стать внесение соответствующих изменений и дополнений в законодательные акты о ЛС и интеллектуальной собственности. Логичным и наиболее эффективным представляется законодательное закрепление принципа преимущества «старшего права». То есть если на один и тот же объект имеются права разных видов, то преимущество в осуществлении своих прав имеет тот правообладатель, права которого вступили в действие раньше.

Г.А. Андрощук,
главный консультант Комитета по вопросам науки и образования ВР Украины