Споры за «лекарственные» названия: опыт Российской Федерации

Рыба становится виновной, когда проглотит крючок: чужая собственность!
Станислав Ежи Лец

Нормативная платформа: единство в теории — аналогия в практике

Информационным поводом для написания данной статьи послужил V Международный форум «Интеллектуальная собственность – XXI век», проходивший 17–20 апреля 2012 г. в Москве. Форум оставил очень благоприятное впечатление своим масштабом, уровнем организации, качественным и количественным составом участников, многоаспектностью и актуальностью обсуждаемых тем. Как практикующий в области интеллектуальной собственности юрист я получила много полезной информации касательно правоприменительной практики арбитражных судов России при разрешении коллизий прав на товарные знаки и другие средства индивидуализации, являющихся наиболее распространенной и актуальной категорией споров в фармацевтической отрасли.

Среди наиболее обсуждаемых тем были также вопросы признания товарных знаков общеизвестными, передачи прав на знак, основания для признания регистрации знака недействительной, а также целый ряд вопросов, связанных с коммерциализацией объектов интеллектуальной собственности, в частности товарных знаков. Несмотря на то что право собственности на товарный знак закреплено в законодательстве наших стран уже около 20 лет, торговые марки (впрочем, как и другие объекты интеллектуальной собственности) преимущественно воспринимаются обществом как нечто нематериально-символическое — не собственность, а скорее лишь ее символ. Тут и традиционная невосприимчивость нашего общего постсоветского пространства к новшествам, характерная для большинства отраслей и сфер экономики. Отсюда и невысокий уровень мотивации бизнеса к внедрению инноваций, и, соответственно, невысокая степень капитализации интеллектуальной собственности и отсутствие ее ориентации на конечный результат. (Применительно к инновационным сферам, ведущей из которых является фармацевтическая, приходится констатировать отсутствие мотивации научных и изобретательских кадров, их разобщенность, слабую ориентацию научных исследований и разработок на решение практических задач. И так называемые национальные программы импортозамещения лекарственных средств, зародившиеся в прошлые годы, относятся скорее к политической, а не к научной сфере. Ведь «Идеология — это описание невидимой цели, которая оправдывает видимые средства»*).

Поэтому, среди правообладателей объектов интеллектуальной собственности у нас превалируют крупные зарубежные компании. Как показывает международный опыт, законодательное регулирование прав интеллектуальной собственности определяющим образом влияет на развитие инновационной деятельности в стране. При общих корнях наших проблем в этой сфере, опыт российских коллег по коммерциализации прав на торговые марки, а также по способам их использования в хозяйственной деятельности (например исключительное право на товарный знак может быть предметом залога) сам по себе заслуживает особого внимания.

В нормативных положениях об охране прав интеллектуальной собственности России и Украин­ы существуют формальные отличия. В настоя­щее время завершена кодификация российского законодательства в этой сфере: в России с 1 января 2008 г. в соответствии с федеральным законом от 18.12.2006 г. № 231-ФЗ вступила в силу часть 4 Гражданского кодекса (далее — ГК РФ), в частности, раздел VII «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации», которая определяет интеллектуальную собственность как список результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, которым предоставляется правовая защита. В связи с этим утратили действие специальные законы о защите прав на конкретные объекты интеллектуальной собственности. Однако суть правовой защиты интеллектуальной собственности у нас одинакова, главная ее цель — установление правового порядка охраны и защиты прав интеллектуальной собственности.

Как принято во всем цивилизованном мире, коллизии прав на объекты интеллектуальной собственности разрешаются в судебном порядке. Пунктом 1 ст. 1248 ГК РФ предусмотрено, что споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, рассматриваются и разрешаются судом.

Также согласно п. 2 ст. 1248 ГК РФ защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу охранных документов на результаты интеллектуальной собственности и средства индивидуализации, с их государственной регистрацией, с оспариванием предоставления этим результатам и средствам правовой охраны или с ее прекращением, осуществляется в административном порядке соответственно федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Палата по патентным спорам в составе Федерального института промышленной собственности) и федеральным органом исполнительной власти по селекционным достижениям, а в случаях, предусмотренных ст. 1401–1405 ГК РФ, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации (п. 2 ст. 1401). Решения этих органов вступают в силу со дня принятия. Они могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке.

Спор за право — дело правое

Глава 76 ГК РФ посвящена правам на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, услуг и предприятий. Как известно, потребители и операторы рынка отличают продукцию одного предприятия от однородной продукции другого с помощью специальных средств, позволяющих ее индивидуализировать. К таким средствам относятся: фирменные наименования; товарные знаки; наименования мест происхождения товаров, коммерческие обозначения. На них распространяется режим исключительных прав собственности, то есть только правообладатель (например владелец свидетельства на товарный знак) имеет право использовать зарегистрированный им объект и одновременно запрещать либо разрешать такое использование другим лицам.

Согласно определению ст. 1477 ГК РФ товарный знак — обозначение (словесное, изобразительное, комбинированное или иное), «служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей».

Поэтому указанные в ст. 1483 ГК РФ критерии, препятствующие регистрации товарных знаков, аналогичны критериям, определенным ст. 6 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» (далее — Закон о товарных знаках), являются основаниями для признания регистрации товарного знака недействительной или для досрочного прекращения ее действия. Отсюда первый вид возникающих относительно товарных знаков коллизий: признание регистрации товарного знака недействительной.

Однако российский законодатель пошел значительно дальше украинского, посвятив прекращению исключительного права на товарный знак подпараграф 6 § 2 ст. 76 ГК РФ, включающий ст. 1512–1514:

• основания оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарного знака;
• порядок оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарного знака;
• прекращение правовой охраны товарного знака.

Как практикующий юрист уточню свое мнение о преимуществах нормативных положений указанных статей ГК РФ перед соответствующими нормами украинского законодательства о знаках для товаров и услуг: они содержат конкретные основания для признания недействительными недобросовестных регистраций знаков.

Проиллюстрирую примерами: названия «советских» лекарственных средств, выпускаемых отечественными производителями. Как известно, в бывшем СССР сложился порядок, при котором лекарственный препарат под одним наименованием выпускался многими предприятиями. При этом торговое название препарата не являлось зарегистрированным товарным знаком. Вхождение страны в рыночные отношения и ее распад ознаменовались «гонками за приватизацию» таких названий лекарственных средств. При этом очень часто их победителями становились предприятия и организации, не имевшие никакого отношения к разработке и производству лекарственного средства, но зато вовремя осознавшие «вкус» исключительного права на товарный знак. И крупные заводы, многие годы производившие лекарственные средства, стали получать предупреждения о нарушении чьих-то прав на их названия и предложения о заключении лицензионных договоров об использовании «лекарственных» товарных знаков на платной основе.

Также широко распространилась практика регистрации дистрибьюторами названий лекарственных средств зарубежных производителей, вовремя не озаботившихся получением правовой охраны названия своего препарата в Украине (с чем столкнулись здесь многие российские производители лекарственных средств).

К сожалению, положения нашего Закона о товарных знаках не всегда достаточны для разрешения подобных ситуаций, поскольку, например, отнюдь не все регистрации «советских» товарных знаков можно признать недействительными вследствие превращения их в видовые обозначения. Соответственно, для признания недействительной «пиратской» регистрации местным агентом названия зарубежного лекарственного средства необходимо доказать факт введения в заблуждение потребителя относительно источника его происхождения, что требует не только применения специальных знаний, но и доступа эксперта к «ведомственной» информации (реестрам лекарственных средств и сведениям о заявках на их регистрацию). Отдельного внимания заслуживают сроки исковой давности. Ст. 257 ГК Украины установлен общий срок исковой давности 3 года, но согласно ст. 99 Кодекса административного судопроизводства иск о признании противоправным решения госслужбы по интеллектуальной собственности о регистрации конфликтного знака может быть подан в течение 6 мес с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав, свобод или интересов.

Эти и другие проблемы обращения в суд и обоснования своей правовой позиции препятствуют истинным правообладателям фармацевтических торговых марок защитить свои права в Украине и поощряют недобросовестную конкуренцию.

Ст. 1512 ГК РФ содержит основания оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарного знака. Согласно п. 2 этой статьи предоставление правовой охраны товарного знака может быть оспорено и признано недействительным в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, в частности, в случаях его несоответствия объективным условиям предоставления правовой охраны, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией, если правовая охрана была предоставлена товарному знаку с более поздним приоритетом по отношению к признанному общеизвестным зарегистрированному товарному знаку иного лица, если правовая охрана была ему предоставлена на имя агента или представителя лица, являющегося обладателем этого исключительного права в одном из государств — участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности, с нарушением требований данной Конвенции. В случае несоответствия знака субъективным критериям предоставления правовой охраны (наличие «старшего» права третьего лица) срок оспаривания составляет 5 лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене.

Также предоставление правовой охраны общеизвестному товарному знаку путем его регистрации в Российской Федерации может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на этот товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований п. 1 ст. 1508 (общеизвестный знак) ГК РФ.

Таким образом, установленный ГК РФ спектр средств и возможностей для отмены недобросовестной регистрации знаков гораздо шире, чем у нас.

Касательно прав на товарный знак можно выделить два основных вида их коллизий, которые мы проиллюстрируем «фармацевтическими» примерами российской правоприменительной практики (http://www.arbitr.ru/as/pract/post_pres).

INN: «не собственное» имя нельзя присвоить

…примерно такой вывод содержится в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда  (ВАС) РФ от 28 февраля 2012 г. № 12436/11, которым был удовлетворен иск о признании недействительной регистрации товарного знака «КАРНИТОН» для товаров 5-го класса Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — названия диетической добавки к пище Карнитон.

Знак «КАРНИТОН» был зарегистрирован в марте 2008 г. на имя ООО «Акцент» с приоритетом от 24 октября 2006 г., а обладателем неисключительной лицензии на его использование стало ЗАО «Аквион». Под этим товарным знаком выпускалась жиросжигающая биологическая добавка к пище. Примечательно, что первоначальный вывод экспертизы этого обозначения был негативен, так как знак схож до степени смешения с международным непатентованным наименованием (МНН) химического вещества карнитин, однако после дополнительных пояснений заявителя Роспатент все же предоставил ему правовую охрану.

Годом позже две фармацевтические компании — «Консорциум-ПИК» и «ПИК-Фарма» — правообладатели словесных товарных знаков, образованных от МНН карнитин — Ацетилкарнитин, Левокарнитин (лекарственные препараты, в состав которых входит карнитин), обратились в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны знаку «КАРНИТОН». Они указывали, что он способен ввести в заблуждение потребителя, так как может ассоциироватьс­я с карнитином.

Однако 24 марта 2010 г. Роспатент отказал в удовлетворении этого возражения, ссылаясь на то, что обозначение «Карнитон» носит «фантазийный характер» и используется для маркировки биологически активной добавки к пище, что никак не может порождать в сознании потребителя представление об определенном качестве товара и других характеристиках.

Не согласившись с таким решением, «Консорциум-ПИК» и «ПИК-Фарма» обратились с иском в суд, но решениями Арбитражного суда города Москвы, Девятого арбитражного апелляционного суда и Федерального арбитражного суда Московского округа их исковые требования были оставлены без удовлетворения, так как суды согласились с выводами Роспатента. Решения мотивированы тем, что на упаковке этой добавки указано, что в его состав входит L-карнитина тартрат, не являющийся лекарственным средством, а потому покупатель имеет представление о том, что приобретает.

В свою очередь коллегия судей ВАС РФ передала дело в Президиум Суда, мотивируя это тем, что, вынося решение, суды не учли резолюцию ВОЗ 1993 г., которой на государства — участников ВОЗ возложено обязательство препятствовать использованию в составе «нелекарственных» товарных знаков МНН или производных от них. Между тем, по мнению коллегии, в случае с Карнитоном произошло именно это (МНН карнитин зарегистрировано ВОЗ в 1977 г.), а значит, есть угроза для безопасности здоровья пациенто­в. Также отметили судьи и то, что в качестве товарного знака не регистрируются обозначения, не обладающие различительной способностью. А МНН карнитин является общепринятым термином, названием активного фармацевтического ингредиента, поэтому не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, тогда как слово «Карнитон», очевидно, является его производным и сходно с ним до степени смешения.

МНН (International Nonproprietary Names, то же самое, что «международные имена, не имеющи­е владельцев») — это уникальное название действующего вещества, которое присваивается ВОЗ, признано в мире, служит универсальным идентификатором активного вещества в составе лекарственных средств.

С учетом указанных положений МНН может быть отнесено к общепринятым терминам (то есть является лексической единицей, характерной для определенной области науки — фармакологии), поскольку является названием фармакологического вещества. Оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Принимая во внимание, что товарный знак «КАРНИТОН» зарегистрирован для широкого круга товаров 5-го класса МКТУ, в том числе лекарственных средств, можно сделать вывод, что регистрация данного товарного знака, сходного до степени смешения с МНН карнитин, указывающим на состав лекарственных препаратов, приводит к введению потребителя в заблуждение относительно принадлежности товара, маркированного этим товарным знаком, к лекарственным средствам.

Постановлением Президиума ВАС РФ регистрация товарного знака «КАРНИТОН» признана недействительной (http://www.arbitr.ru/bras.net/ f.aspx?id_casedoc= 1_1_430edd4f-f28c-49bc-a434-29da84d97da0).

Двуликая этикетка лекарственного средства, или Коллизии прав на различные объекты интеллектуальной собственности

Компания «Натур Продукт Интернэшнл» обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с заявлением о возбуждении дела о недобросовестной конкуренции в отношении ЗАО НПО «Антивирал» (Лаборатория ANVI).

Причиной обращения стало использование НПО «Антивирал» обозначений «Антигриппин-Максимум» и «Антигриппин-АНВИ», в то время как «Натур Продукт» обладает исключительными правами на товарный знак «АнтиГриппин», которым маркируется выпускаемый им лекарственный препарат.

ФАС возбудила дело относительно признаков нарушения ч. 1 ст. 14 Закона РФ «О защите конкуренции» со стороны ЗАО НПО «Антивирал» (Лаборатория ANVI) по факту использования вышеуказанных обозначений.

В 1995 г. компания «Натур Продукт» разработала препарат против гриппа и простуды под названием «АнтиГриппин». Он был зарегистрирован в Минздраве РФ в 1996 г. и затем перерегистрирован. Одновременно с регистрацией препарата в Минздраве РФ «Натур Продукт» подала в Роспатент заявку на регистрацию его этикетки в качестве комбинированного товарного знака и также получила регистрацию.

Через 5 лет МЗ РФ был зарегистрирован препарат «Антигриппин-АНВИ» НПО «Антивирал», а спустя еще несколько лет этой же компанией был выпущен на рынок препарат под названием «Антигриппин-Максимум».

По мнению компании «Натур Продукт», НПО «Антивирал», маркируя свою продукцию обозначением, включающим товарный знак — название лекарственного препарата Антигриппин, исключительные права на который принадлежат «Натур Продукт», осознанно вводит потребителей в заблуждение относительно производителя этих препаратов, а также самих препаратов, которые имеют различный качественный и количественный состав.

Стоит заметить, что до середины 1990-х годов обозначение «антигриппин» широко применяли для маркировки различных по составу и фармакологической эффективности препаратов симптоматическог­о действия при гриппе и простуде, которые не ассоциировались у потребителей с конкретным производителем. Таким образом, это название не выполняло главную функцию товарного знака — индивидуализацию товара и его производителя, а также было обманчивым, поскольку данные лекарственные средства не обладали противовирусными свойствами.

«Натур Продукт» отмечал, что благодаря действиям его компании («АнтиГриппин» от «Натур Продукта» стал первым промышленно произведенным лекарственным средством, применяемым для лечения симптомов гриппа и простуды, к тому же в удобной для потребителя форме шипучих таблеток) обозначение «Анти­Гриппин» приобрело высокую различительную способность, что подтверждается как результатами социологических исследований большого количества потребителей в различных городах России, так и решениями Роспатента о регистрации на имя компании «Натур Продукт Интернэшнл» комбинированного и словесного товарного знака «АнтиГриппин» по свидетельствам РФ № 375093 и № 375094.

В компании «Натур Продукт» также заявили о нанесенном ей материальном и репутационном ущербе как компании-правообладателю товарного знака: по их мнению, НПО «Антивирал» (Лаборатория ANVI) за счет производства препаратов, маркированных сходными до степени смешения с «АнтиГриппином» обозначениями, увеличило продажи собственных лекарственных средств, получив «необоснованное преимущество на рынке за счет более низких затрат на выведение нового лекарственного средства на рынок и увеличение объема его продаж за счет переключения части потребителей с продукции «Натур Продукта» на препараты компании» (http://www.pharmvestnik.ru/text/13593.html).

Споры вокруг товарного знака «АнтиГриппин» ведутся уже не первый год. Однако с новой силой они разгорелись в середине 2011 г., когда московская группа компаний «Протек» за 60 млн дол. США приобрела ЗАО НПО «Антивирал» (Лаборатория ANVI, ООО «АнвиЛаб») и стала владельцем патента на этикетку препарата «Антигриппин Максимум», а дизайн и оформление упаковок «Антигриппин-Максимум» и «Антигриппин-Анви», в которых используется словесное обозначение «антигриппин» в особом цветовом и графическом исполнении (не имеющее самостоятельной правовой охраны), защищены патентами на промышленные образцы.

Интересно, что препарат Антигриппин-Максимум в эфире «Первого канала» в телепередаче «Жить здорово» рекламировала сама Елена Малышева, однако ФАС России признала рекламу этого препарата ненадлежащей: «В телепередаче «Жить здорово», выходившей в эфир в ноябре 2010 г. и в феврале 2011 г., ведущая Е. Малышева сообщает следующее: «Спонсором программы является препарат «Антигриппин» с пометкой «Максимум». Лечит все симптомы простуды и, самое главное, убивает вирус гриппа». Данная информация сопровождается динамической заставкой: «Спонсор программы ЗАО НПО «Антивирал». Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом». Следовательно, в данной рекламе препарата «Антигриппин-Максимум» используется образ врача», — указывается в материалах ФАС России. Это нарушает требования п. 4 ч. 5 ст. 5 Федерального закона «О рекламе». ФАС России выдала предписание о прекращении нарушения закона рекламодателю — ЗАО «НПО «Антивирал» и рекламораспространителю — «Первому каналу».

В споре же за товарный знак «Антигриппин» оказались затронутыми коммерческие интересы еще одного производителя — ОАО «Валента», в портфеле которого также есть препарат под знаком Антигриппин. «Валента» и структуры компании «Протек» предприняли в отношении конкурента встречные меры, направив в Роспатент возражения против регистрации этого товарного знака. Примечательно, что ФАС и Роспатент приняли в отношении обоих жалобщиков диаметрально противоположные решения. Комиссия ФАС 7 ноября 2011 г. признала действия компании ЗАО «Натур Продукт Интернэшнл» недобросовестной конкуренцией, а Роспатент 11 ноября принял решение оставить правовую охрану товарного знака «АнтиГриппин» в силе полностью.

12 марта 2012 г. Арбитражный суд города Моск­вы отменил решение комиссии ФАС, признавшей факт закрепления брэнда «Антигриппин» за холдингом «Натур Продукт Интернешнл» недобросовестной конкуренцией, а заодно обязал ФАС возместить «Натур Продукт Интернэшнл» судебные расходы в сумме 2 тыс. руб.

Ранее комиссия ФАС признала, что ЗАО «Натур Продукт Интернэшнл» нарушило ч. 2 ст. 14 закона «О защите конкуренции», поскольку приобрело и использовало исключительные права на товарный знак «АнтиГриппин» по свидетельству № 406816 и комбинированные товарные знаки по свидетельствам № 375093 и № 375094. Накануне заседания 6 марта ФАС успела оштрафовать ЗАО «Натур Продукт Интернэшнл» за недобросовестную конкуренцию на сумму 300 тыс. руб. (http://www.fas.gov.ru/ fas-news/fas-news_32829.html).

Как показывает этот спор, при почти совершенных законодательных нормах, позволяющих признавать регистрацию товарного знака недействительной полностью или частично в течение всего срока ее действия, если действия владельца товарного знака признаны актом недобросовестной конкуренции, это обоюдоострое оружие, и из вчерашнего правообладателя, защищающего свои права и законные интересы от недобросовестной конкуренции, сегодня можно самому превратиться в лицо, злоупотребляющее своим монопольным правом.
Но это не значит, что свои права не стоит защищать от незаконных посягательств. Впрочем, в любой ситуации всегда есть выбор: «Никогда не вини себя в том, в чем можно обвинить систему»**.

Ирина Кириченко, патентный поверенный Украины,
юрист юридической фирмы «Ильяшев и партнеры»

*Виктор Пелевин. Empire V

**Виктор Пелевин. Empire V

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!