Добро і зло в одній ампулі, або Чи здолає патентна реформа недобросовісну конкуренцію?

Ми вже розповідали нашим читачам про «наркотичні» патенти, які дозволили своєму володільцю практично усунути з українського ринку аналогічні препарати європейської компанії, відправивши продукцію конкурента в розряд контрафактної. А також про те, як оригінальне пакування бренду можна скопіювати разом із добре відомою торговою маркою. Саме на боротьбу із патентним тролінгом та іншими зловживаннями правами інтелектуальної власності спрямовані закони, ухвалені 21 липня 2020 р. Верховною Радою України, які посилюють правову охорону об’єктів інтелектуальної власності в Україні — «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентним тролінгом» (реєстр. № 2258) та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо реформи патентного законодавства)» (реєстр. № 2259). 31 липня обидва закони направлені на підпис Президенту України, і після набуття ними чинності очікуємо суттєвих змін у правилах «гри» на фармринку України.

Антитролінговий закон: промислові зразки

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентним тролінгом» (ЗУ № 2258) стосується порядку набуття прав на засоби індивідуалізації товарів та послуг та скасування їх охорони. Перш за все, нарешті ним введено новий критерій — вимогу охороноздатності промислового зразка — індивідуальний характер, тобто можна сподіватися, що тепер не так просто буде одержати «патент на табуретку» (ганчірку, серветку, ампулу тощо). Змінено і вид охоронного документа: замість патенту на промисловий зразок, як і на товарний знак, видається свідоцтво.

Водночас інакше визначено обсяг прав власника промислового зразка — сукупність суттєвих ознак замінено «враженням, яке промисловий зразок справляє на поінформованого користувача» (останній термін викликає скепсис, оскільки навіть європейська практика правозастосування надає дуже розпливчасте визначення такому «експерту серед споживачів», як «користувач, який приділяє вже не середній рівень уваги, а особливу увагу, пов’язану або з його особистим досвідом, або з широким знанням галузі, про яку йде мова»). Фактично обсяг правової охорони зареєстрованого промислового зразка тепер визначається не словесним описом істотних ознак, а зображенням, внесеним до реєстру.

Крім того, передбачено «множинну» заявку, що об’єднує декілька промислових зразків за аналогією з міжнародною заявкою за Гаазькою угодою; термін охорони збільшено з 15 до 25 років; введено нову форму охорони — незареєстрований промисловий зразок. Удосконалено порядок скасування правової охорони: поряд із судовим порядком запроваджено і адміністративний — скасування реєстрації промислового зразка через Апеляційну палату Міністерства економічного розвитку, сільського господарства та торгівлі (Мінекономіки) (post-grant opposition). Встановлено спеціальний строк позовної давності — позов про визнання недійсними прав на промисловий зразок може бути подано протягом усього строку дії прав. Створені засади для протидії наданню правової охорони промисловим зразкам, ознаки зовнішнього вигляду яких зумовлено виключно технічними функціями, що дасть змогу суттєво обмежити реєстрацію простих форм речей та деталей машин, які не є ознаками дизайну товарів — промисловий зразок за визначенням — це «результат художнього конструювання».

Торговельні марки

Основними новелами ЗУ № 2258 щодо торговельних марок (ТМ) є наступні: уніфікація термінології — «ТМ» замість синонімічних термінів «знак для товарів і послуг», «торгова марка»; передбачено елект­ронну форму подання заявки, електронний документообіг та формалізовано електронний бюлетень; передбачено можливість реєстрації колективної ТМ, а також реєстрації позначень, що схожі або містять знаки третіх осіб, якщо на це є згода власника свідоцтва раніше зареєстрованої ТМ або власника іншого раніше набутого права та не існує можливості введення в оману споживачів; посилено санкції за порушення прав на ТМ.

Водночас уточнено, що об’єктом ТМ може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, придатних для їх графічного відтворення» — обмежується реєстрація «нетрадиційних» ТМ, з приводу яких йде спір (нюхові, слухові тощо). Формалізовано також порядок правової охорони ТМ в Україні за Мад­ридською системою. Головне — уточнено перелік підстав для відмови в реєстрації (зокрема, заборонено надання правової охорони позначенням, що відтворюють назву сорту рослин, який зареєстровано чи заявлено на реєстрацію в Україні або якому надано правову охорону відповідно до міжнародного договору України, до дати подання заявки на ТМ), а також для визнання недійсною реєстрації ТМ: тепер треті особи можуть оскаржувати в Апеляційній палаті Мінекономіки рішення про надання правової охорони позначенню, яке, на їх думку, не відповідає критеріям охороноздатності ТМ. Для запобігання недобросовісним реєстраціям закріплено пуб­лікацію поданих заявок для інформування третіх осіб і реалізації їх прав подавати заперечення проти надання позначенню правової охорони, якщо воно порушує їх права на «старші» ТМ. Що стосується колізії прав на ТМ виробника та дистриб’ютора лікарського засобу — узаконено норму Паризької конвенції з охорони промислової власності про те, що особа, яка є власником ТМ в іноземній державі, право на яку набуто в Україні її агентом або представником без її доз­волу, може вимагати визнання свідоцтва на таку ТМ недійсним або передання їй прав на таку ТМ, якщо агент або представник не обґрунтує свої права на ТМ виробника відповідними доказами.

Патентна реформа: винаходи та корисні моделі

Прийнятий Верховною Радою Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо реформи патентного законодавства)» (ЗУ № 2259) містить низку «революційних» змін нашого патентного закону. Перш за все, це повернення до видів об’єкту винаходу (продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології), а також нового застосування відомого продукту чи процесу — ч. 2 ст. 459 Цивільного кодексу (хрестоматійний приклад — використання вибухівки нітрогліцерину як лікарського засобу антиангінальної, вазодилататорної та коронародилататорної дії). Не зможуть отримати правову охорону способи лікування, процеси клонування людини та інші об’єкти, охорона яких суперечила б біоетиці. Стосовно обмеження набуття патентної охорони як винаходів певних речовин — згідно із ст. 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» можуть бути визнані неохороно­здатними нові форми відомого з рівня технології лікарського засобу, зокрема солі, складні ефіри, прості ефіри, композиції, комбінації та інші похідні, поліморфи, метаболіти, чисті форми, розміри часток, ізомери, якщо вони істотно не відрізняються за ефективністю (попередньою редакцією ЗУ № 2259 передбачено взагалі ненадання правової охорони новим формам відомого з рівня технології лікарського засобу, новим дозуванням або новому використанню відомого лікарського засобу незалежно від їх відповідності критеріям патентоздатності — дана норма містилась у ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». Тепер їх патентоздатність не виключена).

Серед іншого, передбачена можливість подання патентних заявок в електронній формі; розширено перелік прав та обов’язків суб’єктів прав на винаходи (корисні моделі); уточнено порядок надання додаткової охорони прав на винаходи; передбачено право третіх осіб подати мотивоване заперечення проти заявки протягом 6 міс від дати публікації відомостей про заявку на винахід; передбачено механізм визнання прав на винахід і корисну модель недійсними в адміністративному порядку в Апеляційній палаті Мінекономіки (post grant opposition).

Вважаю декларативним заявлене застосування так званого положення Болар як механізму, що повинен сприяти досягненню балансу інтересів між патентною монополією і правом кожної людини на доступність ліків шляхом обмеження «негативних» прав власників патентів на інноваційні лікарські засоби забороняти використання запатентованого винаходу в період підготовки та подання інформації для реєстрації генеричних лікарських засобів — це стане легітимним каналом для імпорту промислових обсягів оригінальної діючої речовини для виробництва генеричного лікарського засобу.

Звертаючись до світових тенденцій розвитку патентного законодавства, слід зазначити поправку до закону США «Про затвердження державної оборони на 2020 рік», запропоновану конгресу сенатором Марко Рубіо минулого року, відповідно до якої компаніям, що входять в певні контрольні списки уряду США, включаючи китайську компанію «Хуавей», не буде дозволено звертатися за захистом своїх патентів відповідно до патентного законодавства США, у тому числі подавати судовий позов у зв’язку з порушенням свого патентного права. Патент США завжди вважався «міцним», хоча при проведенні експертизи заявки патентний пошук ведеться лише серед об’єктів, включених у рівень «техніка», опис якої викладений англійською мовою. Поправкою передбачається ввести вибірковий підхід до реалізації патентовласниками своїх виключних прав на об’єкти патентної охорони. Враховуючи широке використання санкцій як засобів захисту свого сегменту ринку від продукції конкурентів, можна чекати на подібні законотворчі рішення і в інших країнах. Проте дійсно революційними є внесені ЗУ № 2259 у ч. 2 ст. 459 Цивільного кодексу зміни, якими суттєво звужено перелік об’єктів, які можуть отримати правову охорону як корисні моделі, — тепер це лише пристрій або спосіб. Тобто речовину (активний інгредієнт лікарського засобу) вже неможливо буде запатентувати як корисну модель.

Повертаючись до своїх улюблених «наркотичних» патентів, перш за все патенту України № 120761 «Лікарський препарат знеболювальної і спазмолітичної дії Морфін» а також №№ 120762–120764 (на лікарські препарати знеболювальної і спазмолітичної дії Діазепам, Промедол і Фентаніл), які були визнані господарськими судами недійс­ними в рамках справи № 910/4881/18, проте навіть у паперовому вигляді стали підставою для численних заборон продукції мого довірителя в Україні, хочу повідомити іншим виробникам відповідних препаратів, що їх патентна залежність продовжує існувати: національний виробник ще минулого року одержав нові патенти на хімічні речовини і склад препаратів — корисні моделі № 134505 (Морфін), №№ 132547 та 142671 (Діазепам), № 134504 (Промедол) і № 132898 (Фентаніл).

Дивовижна річ — патент — він, як наркотик: усього лише відома не одне сторіччя хімічна формула, зареєстрована як корисна модель, але може підпорядкувати собі всі інші ліцензії та дозволи так, як жодна «сокира» не зможе. Водночас це — інтелектуальна власність — добро і зло одночасно. Патент на морфій — як булгаковський герой однойменного оповідання, внутрішній світ якого витканий з протиріч та боротьби розуму з бажаннями, а також відчуття ейфорії від свого панування над «безпатентними» ліками інших виробників.

Зрозуміло, що боротися тепер з «патентною» залежністю стане легше, проте рішення Апеляційної палати можна оскаржити в суді — тобто все одно єдиним ефективним способом боротьби з патентним тролінгом залишається звернення до суду. Зрозуміло, не всі учасники ринку можуть дозволити собі судові тяжби через тривалі експертизи, можливості відповідача оскаржити судові рішення, а потім і перешкоджати їх виконанню. Повертаючись до згаданої в статті справи № 910/4881/18 про відміну патентів на знеболювальні препарати і враховуючи, що арсенал засобів захисту прав інтелектуальної власності невичерпний, можна припустити, що морфін, як птиця Фенікс, і надалі повертатиме собі патентну монополію. Адже, як нам заповідав класик: «Есть вещи и похуже морфия. Но лучше нет*».

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!