Торговельні марки і промислові зразки: війна чи симбіоз

Торговельні марки і промислові зразки: війна чи симбіозФармацевтична галузь промисловості є однією з найперспективніших в Україні. Протягом останніх 5 років український фармацевтичний ринок характеризується високими темпами росту. Так, за даними аналітичної системи дослідження ринку «PharmXplorer»/«Фармстандарт» компанії «Proxima Research», за підсумками 2012 р. протягом 5 років приріст ринку у гривневому вираженні становив 14–18%. В умовах посилення конкуренції кожен виробник зацікавлений у тому, щоб його продукт вирізнявся cеред інших на ринку, привертав до себе увагу і запам’ятовувався споживачеві. Ключову роль у цьому відіграє зовнішній вигляд виробів — їх упаковка, етикетка, форма. Якщо перевести ці поняття в юридичну площину, то мова йтиме про такі об’єкти інтелектуальної власності, як торговельна марка (знак для товарів і послуг) і промисловий зразок.

Популярність використання торговельних марок і промислових зразків стрімко підвищується, зокрема і у фармацевтичній галузі. За даними ДП «Український інститут промислової власності», в Україні станом на 01.12.2013 р. зареєстровано 1793 промислові зразки, що на 252 патенти (14%) більше, ніж у минулому році (рисунок).

Рисунок
Кількість зареєстрованих промислових зразків за період 2010–2013 р. станом на 01.12.2013 р.
Кількість зареєстрованих промислових зразків за період 2010–2013 р. станом на 01.12.2013 р.

Проте поки що законодавство України у сфері промислової власності далеко не досконале, що на практиці викликає багато запитань та спричиняє безліч проблем. Особливо часто виникає питання, чи можна зареєструвати торговельну марку, коли вже існує схожий промисловий зразок, і навпаки — чи можна зареєструвати промисловий зразок, якщо на ринку представлена схожа торговельна марка.

Вирішення цього питання має неабияке практичне значення, оскільки зазначені об’єкти права інтелектуальної власності можуть бути не лише інструментами захисту прав, але й знаряддями недобросовісної конкуренції, коли певний суб’єкт підприємницької діяльності намагається незаконно скористатися діловою репутацію іншої компанії або використати так званий патентний тролінг, коли умисно отримуються патенти на промислові зразки, які включають торговельні марки інших осіб, з метою подальшого їх продажу власнику торговельних марок.

Торговельна марка і промисловий зразок є об’єктами права промислової власності. При цьому відмінність між ними полягає у виконуваних функціях1:

  • основна функція торговельних марок полягає у вирізненні товарів чи послуг однієї особи від товарів чи послуг іншої особи;
  • промисловий зразок призначений приваб­лювати покупця своїм зовнішнім виглядом.

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» об’єктом промислового зразка можуть бути форма, малюнок чи фарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб. Пунктом 8.1.4.1 Правил складання і подання заявки на промисловий зразок, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2002 р., встановлено, що суть промислового зразка характеризується сукупністю відображених у ньому його суттєвих ознак, які визначають зовнішній вигляд виробу з його естетичними та/або ергономічними особливостями. Ознака належить до суттєвих, якщо вона впливає на формування зовнішнього вигляду виробу, якому притаманна така ознака.

Торговельна марка — це засіб індивідуалізації товару та/або послуги, що згідно зі ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» являє собою будь-яке позначення або будь-яку комбінацію позначень, за якими товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

Таким чином, торговельна марка і промисловий зразок мають спільні елементи: для промислових зразків — «малюнок чи розфарбування або їх поєднання, форма», для торговельних марок — «зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень». Саме ці збіги призводять до змішування даних об’єктів промислової власності та ситуацій, коли торговельна марка може стати частиною промислового зразка або ж до подвійного захисту одного й того ж самого об’єкта.

Для фармацевтичної промисловості актуальним є питання подвійного захисту форми виробу. Згідно з українським законодавством подвійний захист не є порушенням, тобто форма виробу може отримати захист як промисловий зразок і як торговельна марка. Однак для цього форма повинна бути здатною функціонувати як марка, тобто вона має дозволяти споживачам розрізняти товар на ринку. Для того, щоб форма або конфігурація продукту функціонувала як марка, вона повинна визнаватися споживачами як така, що вказує на конкретне комерційне походження або джерело фінансування. Форма має нести інформацію про те, що всі продукти, які мають саме її, виробляються конкретним підприємством або за його ліцензією. Таке твердження логічно випливає з визначення поняття «торговельна марка», яке наведено вище й у ч. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону знаків для товарів і послуг», згідно з якою не можуть одержати правову охорону позначення, які зазвичай не мають розрізнювальної здатності та не набули такої внаслідок їх використання або складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду.

Таким чином, форма виробу, наприклад таблетка, може бути зареєстрована не тільки як промисловий зразок, а й як торговельна марка, але за умови, що вона має неповторні особливості, які надають їй розрізнювальної здатності та дозволяють ідентифікувати її виробника.

Як приклад можна навести подвійну реєстрацію форми таблетки у якості торговельної марки і промислового зразка компаніями Пфайзер Продуктс Інк. е Коннектікут Корпорейшон (свідоцтво № 42033, патент України на промисловий зразок № 2855) і СМІТКЛАЙН БІЧЕМ ПЛК. (GB) (свідоцтво №25951, патент України на промисловий зразок № 666).

Форма виробу, наприклад таблетка, може бути зареєстрована не тільки як промисловий зразок, а й як торговельна марка

Можлива ситуація, коли промисловий зразок містить торговельну марку або її елементи. Наприклад, торговельна марка компанії Мерк енд Ко., Інк. «FOSAMAX» (свідоцтво № 8808) входить до складу суттєвих ознак промислового зразка цієї ж компанії (патент № 1090), що являє собою фармацевтичний виріб у формі таблетки з написом у вигляді торговельної марки. Цей напис, коли він є частиною промислового зразка, слугує виключно як елемент дизайну. У той же час у якості торговельної марки цей напис отримує захист від візуально, семантично чи фонетично схожих об’єктів.

Таке використання торговельної марки правомірне, якщо власником торговельної марки і промислового зразка є одна й та сама особа, або при наявності документального підтвердження згоди правовласника на торговельну марку щодо включення позначення до композиції промислового зразка, або ж за наявності у заявника ліцензійного договору на використання торговельної марки.

Розглянемо іншу ситуацію, коли торговельну марку використовують у промислових зразках особи, яким вона не належить, на прикладі торговельної марки «Медовуха». ГСХ «Трейдмаркс Лтд.» подала заявку на її реєстрацію першою. Пізніше ТОВ «Горобина» подало заявку на реєстрацію промислових зразків, у яких використовується ця торговельна марка. Незважаючи на це, орган реєстрації видав свідоцтво на торговельну марку і патенти на промислові зразки. На сьогодні ці патенти визнані недійсними у судовому порядку (рішення №№ 85083992, 85083903, 85083964). Даний приклад стосується харчової промисловості, але описана проблема є актуальною й для фармації, оскільки такі елементи, як етикетка й упаковка, застосовуються в обох галузях промисловості. Давайте проаналізуємо, чому виникають подібні ситуації і як від них уберегтися.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» прямо забороняє реєстрацію знаків для товарів і послуг, якщо вони відображають промислові зразки. Так, у ч. 4 ст. 6 зазначеного вище закону вказано, що «не реєструються як знаки позначення, які відтворюють промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам». Натомість у законі «Про охорону прав на промислові зразки», зокрема ст. 5 «Умови надання правової охорони» і ст. 6 «Умови патентоспроможності промислового зразка», аналогічна норма, яка б забороняла реєстрацію промислових зразків, що відтворюють торговельні марки, відсутня.

Така прогалина в законодавстві призводить до ситуації, коли промисловий зразок може бути зареєстрований незалежно від того, чи існує в Україні тотожна чи схожа торговельна марка.

Ускладнюється ситуація й тим, що під час реєстрації промислового зразка експертиза не перевіряє новизну зазначеного об’єкта промислової власності. Так, у ст. 14 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», у Правилах проведення експертизи заявки на промисловий зразок і у Правилах розгляду заявки на промисловий зразок, які регулюють проведення експертизи, перевірка матеріалів заявки на промисловий зразок на відповідність умовам патентоспроможності, а саме критерію новизни промислового зразка не вимагається. Патент на промисловий зразок видається за результатами формальної експертизи заявки на промисловий зразок і відповідно до ч. 1 ст. 18 Закону «Про охорону прав на промислові зразки» — під відповідальність його власника без гарантії чинності патенту.

Тобто, при видачі патенту право власності на промисловий зразок тільки декларується за заявником та не здійснюється перевірка, належить йому це право власності на промисловий зразок чи ні та чи відповідає промисловий зразок умовам патентоспроможності. Тобто, експертиза заявки на промисловий зразок проводиться за формальними вимогами. Отже, при розгляді заявок на промислові зразки експертиза здійснюється без урахування відомостей про подані заявки та зареєстровані торговельні марки. Таким чином, можливо отримати патент на промисловий зразок, навіть коли він порушує права власника марки і не відповідає умовам патентоспроможності. Виходить, що власник торговельної марки може захищатися в судовому порядку лише після того, як його права були порушені, однак завадити порушенню своїх прав він не може.

Тож чи існують механізми захисту порушених прав власника торговельної марки? Звісно, існують. Саме про них йтиме мова далі.

Перший механізм захисту — оспорювати чинність патенту на промисловий зразок у судовому порядку на підставі невідповідності умовам патентоспроможності. Так, у ст. 6 Закону «Про охорону прав на промислові зразки» зазначається, що умовою патентоспроможності промислового зразка є його новизна. Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки або до дати пріоритету. Відомості про реєстрацію торговельних знаків публікуються в офіційних виданнях і є загальнодоступними. Тобто, якщо торговельна марка, зареєстрована раніше, входить до сукупності суттєвих ознак промислового зразка, то такий промисловий зразок не відповідає умовам патентоспроможності. Щоб це довести, суди за клопотанням однієї зі сторін призначають судову експертизу, на розгляд якої виноситься питання про включення до сукупності суттєвих ознак промислового зразка інших охоронюваних об’єктів права інтелектуальної власності, зокрема торговельної марки.

Як свідчить судова практика, суди за наявності достатніх доказів і позитивного рішення експертизи виносять рішення на користь власника знака для товарів і послуг. Наприклад, у рішенні Солом’янського районного суду міста Києва від 28.10.2010 р. № 12267481 позивач, власник свідоцтва на знак для товарів і послуг № 87644, довів порушення своїх прав відповідачем, власником патенту на промисловий зразок № 15312, на підставі невідповідності умовам патентоспроможності, а саме критерію новизни промислового зразка5.

Окрім того, згідно зі ст. 495 Цивільного кодексу України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку, серед інших, є виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, у тому числі забороняти таке використання. У ст. 16 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визначено, що свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим законом:

  • зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;
  • позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;
  • позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Відповідно до своїх правомочностей власник торговельної марки може заборонити або дозволити використання елементів торговельної марки в промисловому зразку. Якщо дозвіл на використання отримано не було, то порушуються права власника торговельної марки, що є підставою для визнання патенту на промисловий зразок недійсним згідно з ч. 1 ст. 25 Закону «Про охорону прав на промислові зразки».

Прогалина в законодавстві призводить до ситуації, коли промисловий зразок може бути зареєстрований незалежно від того, чи існує в Україні тотожна чи схожа торговельна марка

Третій можливий шлях захисту — на підставі норм про недобросовісну конкуренцію. Відповідно до частини 3 ст. 10 bis Паризької конвенції підлягають забороні всі дії, які здатні будь-яким чином призвести до змішування у відношенні підприємства, продуктів або промислової чи торговельної діяльності конкурента. Такі дії є недобросовісною конкуренцією. Також згідно зі ст. 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» неправомірним є використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів та послуг) без дозволу (згоди) суб’єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення в господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб’єкта господарювання. Якщо особа, яка не є власником свідоцтва на торговельну марку, зареєструє промисловий зразок, який буде схожим з такою маркою, і це зможе призвести до змішування з діяльністю власника торговельної марки, то власник торговельної марки може захищатися на підставі норм про недобросовісну конкуренцію. Для цього необхідно подати відповідну заяву у відповідне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (заява подається протягом 6 міс з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав) або до суду. Так, у рішенні Господарського суду м. Києва від 18.12.2007 р. № 1223295 відповідача, власника патенту України на промисловий зразок № 10897 «Етикетка «Мінеральна вода «МИРГОРОДСЬКА № 2», суд зобов’язав припинити недобросовісну конкуренцію стосовно позивача, власника свідоцтв на торговельні марки №№ 9526, 22522, 225236.

Необхідно також згадати, що недобросовісне використання промислових зразків і торговельних марок, яке кваліфікується законодавством як недобросовісна конкуренція, порушує законодавство про захист прав споживачів, зокрема ч. 1 ст. 19 Закону України «Про захист прав споживачів».

Отже, власник торговельної марки, права якого порушені зареєстрованим пізніше промисловим зразком, має механізми захисту, незважаючи на прогалини в Законі України «Про охорону прав на промислові зразки». Як демонструє аналіз судової практики, ці механізми є досить дієвими.

Для судових рішень, що стосуються даної проблеми, часто характерний парадокс: суд доводить, що патент України на промисловий зразок виданий без порушень чинного законодавства, однак це не спростовує того, що спірний патент не відповідає умовам патентоспроможності та не виключає необхідності застосування прямих приписів законодавства щодо наслідків визнання патенту недійсним, оскільки сам факт видачі відповідачу патенту України не доводить того, що такий патент відповідає умовам патентоспроможності, зокрема, такому критерію, як «новизна»3.

Позивачами в такій категорії справ можуть бути власники свідоцтва на торговельну марку або особи, які отримали право використовувати торговельну марку на законних підставах, наприклад, на підставі ліцензійного договору.

Відповідачами виступають зазвичай дві особи: безпосередньо порушник права, а також Державна служба інтелектуальної власності.

Позовні вимоги полягають у визнанні недійсним патенту на промисловий зразок, зобов’язанні Державної служби інтелектуальної власності опублікувати в офіційному бюлетені відомості про визнання недійсним патенту на промисловий зразок та внесенні відомостей до Державного реєстру патентів України на промислові зразки про визнання недійсним патенту України на промисловий зразок, забороні використання знака для товарів і послуг без дозволу власника свідоцтва.

Звісно, цікавим є питання відповідальності, яку мають нести порушники права інтелектуальної власності. Так, відповідно до ст. 21 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» вчинення суб’єктами господарювання дій, визначених законодавством як недобросовісна конкуренція, тягне за собою накладення штрафу в розмірі до 5% доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб’єкта господарювання за останній звітний рік, що передував року, у якому накладається штраф.

Якщо доходу немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав відомостей про розмір доходу, штраф, передбачений частиною першою наведеної вище статті, накладається в розмірі до 10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Суми стягнутих штрафів та пені за прострочення їх сплати зараховуються до державного бюджету.

Особи, яким завдано шкоду внаслідок вчинення дій, визначених законодавством як недобросовісна конкуренція, можуть звернутися до суду з позовом про її відшкодування.

Окрім того, у разі визнання вчинення порушень, передбачених статтями 4 і 6 Закону України «Про недобросовісну конкуренцію», органи Антимонопольного комітету України або особи, права яких порушені, мають право звернутися до суду з позовом про вилучення відповідних товарів з неправомірно використаним позначенням, копій виробів іншого суб’єкта господарювання і у виробника, і у продавця.

Не варто забувати, що з відповідача, у разі якщо його визнають винним, суд стягує суму сплаченого позивачем державного мита, а також витрати на проведення експертизи (близько 15 тис. грн.).

Здебільшого порушення чужого права відбувається ненавмисно. Автор промислового зразка може бути необізнаним про наявність зареєстрованих і діючих торговельних марок, які він включає до свого розробленого промислового зразка. Та, як відомо, таке незнання не звільняє від відповідальності, а відповідальність тягне за собою суттєві матеріальні збитки, не кажучи вже про заплямовану ділову репутацію.

Питання подвійної охорони в контексті розкритих у цій статті об’єктів промислової власності потребує подальшого дослідження та аналізу як у площині судової практики, так і з метою удосконалення законодавчої бази. Однак навіть існуючі на сьогодні правові важелі дають правовласнику можливість захищати свої права, а проведення попереднього (до подання заявки) пошуку дозволяє знизити ймовірність виникнення в майбутньому судових позовів, при цьому періодичний моніторинг ринку та реєстрації об’єктів інтелектуальної власності своєчасно попереджуватиме виникнення конфліктних ситуацій.

Оксана Данилюк,
спеціаліст з інтелектуальної власності ЮК «Брагарник та Партнери»
Олександр Брагарник,
патентний повірений;
ЮК «Брагарник та Партнери»
фото Сергія Бека
1Бондаренко О.О. Щодо проблем правової охорони промислових зразків в Україні // Часопис Київського університету права. — 2013. — № 2.
2Рішення Господарського суду м. Києва від 18.02.2010 р. № 8508399 по справі № 21/10218.02.10.
3Рішення Господарського суду м. Києва від 18.02.2010 р. № 8508390 по справі № 21/10118.02.10.
4Рішення Господарського суду м. Києва від 18.02.2010 р. № 8508396 по справі № 21/10318.02.10.
5Рішення Солом’янського районного суду м. Києва від 28.10.2010 р. № 12267481 по справі № 2–1268/10.
6Рішення Господарського суду м. Києва від 18.12.2007 р. № 1223295 по справі 21/228–12/148.

Коментарі

Роман 13.01.2014 10:27
Промышленный образец, по сути, является промышленным дизайном и характеризует сам продукт, это следует из определения промышленного образца. При этом торговая марка выступает идентификатором товаров и услуг на рынке. И охраняет не товар, а маркировку этого товара. Из этого следует, что фактически товар (защищенный патентом на промобразец) может продаваться под любой торговой маркой, в т.ч. объемной, но это не будет означать, что такая объемная торговая марка охраняет форму, цвет, рисунок или их сочетания, которые использованы в дизайне продукта. И конкуренции норм в этом нет, т.к. разная логика правовой охраны. Торговая марка как объект интеллектуальной собственности успешно может конкурировать с фирменным наименованием (которое хотя и выступает отдельным объектом интеллектуальной собственности, но все-таки может быть защищено как торговая марка). То что, конкуренция между торговой маркой и промышленным образцом мало возможна следует не только из определения (по-сути "назначения" этих объектов интеллектуальной собственности, но и из объема правовой охраны). Следует также обратить внимание, что свидетельство на знак для товаров и услуг может быть аннулировано в том случае если знак имитирует промышленный образец, права на который принадлежат иному лицу, т.е. не заявителю по заявке на ТМ.

Добавить свой

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Останні новини та статті