Актуальные проблемы защиты прав интеллектуальной собственности в судебном порядке

Открывая работу семинара, Владимир Дмитришин, заместитель председателя Государственной службы интеллектуальной собственности Украины, рассказал о современном состоянии и перспективах развития законодательства в сфере промышленной собственности, которое в целом отвечает требованиям, установленным международными правовыми актами, и обеспечивает надлежащий уровень решения вопросов обретения, осуществления и защиты прав интеллектуальной собственности. Однако усовершенствование правовой базы должно происходить и в дальнейшем, что особенно важно в связи с обязательством Украины привести свое законодательство в полное соответствие с законодательством ЕС.

В приветственном слове участникам семинара Владимир Пархоменко, директор Института интеллектуальной собственности НУ «Одесская юридическая академия» в г. Киев, доктор технических наук, профессор, член-корреспондент АПрНУ, лауреат государственной премии Украины, заслуженный работник высшей школы (на фото слева), обратил внимание на растущую потребность в специальных знаниях в сфере интеллектуальной собственности.

Президент НУ «Одесская Юридическая Академия» Сергей Кивалов (в центре) с руководством Института ИС

Владимир Харченко, судья Высшего хозяйственного суда Украины, свой доклад «Процессуальные аспекты защиты прав интеллектуальной собственности в порядке хозяйственного судопроизводства» посвятил особенностям объектов интеллектуальной собственности. Были освещены проблемные вопросы в области применения специальных знаний и использования судом такого источника доказательств как экспертное исследование.

Процесс создания объектов интеллектуальной собственности является творческим и затрагивает практически все сферы человеческой жизни. В таких условиях вполне естественно выглядит то обстоятельство, что суд вынужден привлекать к участию в рассмотрении дела соответствующих экспертов. В связи с этим интересны следующие моменты.

Во-первых: согласно хозяйственному процессуальному законодательству, суд оценивает доказательства по своему убеждению, которое основывае­тся на всестороннем, полном и объективном рассмотрении всех обстоятельств дела, руководствуясь законом. При этом никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы. Необходимо четко осознавать, что назначенная по делу экспертиза, даже при условии ее проведения опытными специалистами, будет считаться лишь одним из доказательств, а потому результаты должны оцениваться судом с учетом всех обстоятельств дела.

Во-вторых: проведение любого экспертного исследования не может превращаться в самоцель и должно происходить только в тех случаях, когда этого действительно требуют обстоятельства дела. То есть нельзя назначать экспертизу по делу автоматически, исходя лишь из того, что предметом рассмотрения является объект интеллектуальной собственности или связанные с ним права.

Из этого следует третий вопрос, касающийся непосредственно назначения и проведения судебной экспертизы. При этом необходимо иметь четкое представление о квалификации, опыте и образовательно-квалификационном уровне сотрудников экспертного учреждения. Важен факт их аттестации и включения в Реестр судебных экспертов. Указанная информация будет полезной как для суда, так и для сторон по делу.

В Постановлении Пленума Верховного Суда Украины указан ряд вопросов, которые должен выяснить суд при проверке и оценке экспертного заключения. В частности, к таким вопросам относятся следующие:

• были ли соблюдены требования законодательства при назначении и проведении экспертизы;
• не было ли обстоятельств, исключающих участие эксперта по делу;
• обладает ли эксперт соответствующей компетентностью, не вышел ли он за рамки своих полномочий;
• исчерпывающие ли ответы даны на поставленные вопросы и отвечают ли они другим фактическим обстоятельствам дела;
• согласованны ли выводы эксперта с выясненными им данными.

На практике бывают нередкими случаи, когда, рассматривая дело, суд может прийти к выводу о нецелесообразности назначения судебной экспертизы, но считать необходимым выслушать мнение специалиста по тому или иному вопросу из соответствующей области знаний. Следует обратить внимание на то, что это особенно важно для разрешения споров, объектами которых являются лекарственные средства.

В своем докладе «Признание патентов и свидетельств недействительными как специальный способ защиты прав в судах общей юрисдикции» судья Елена Калиниченко отметила, что несоответствие зарегистрированного знака условиям предоставления правовой охраны является наиболее распространенным основанием для признания недействительным свидетельства на знак для товаров и услуг. Именно в такой категории споров чаще всего суды назначают судебную экспертизу объектов интеллектуальной собственности.

К компетенции экспертов относятся вопросы, в частности, о степени сходства конфликтных обозначений; возможности введения в заблуждение потребителя относительно товара или лица, предоставляющего товар либо услуги и т.п. Однако выяснение вопроса о том, отвечает ли зарегистрированный знак для товаров и услуг условиям предоставления правовой охраны, являетс­я прерогативой суда.

Отдельной категорией споров выступает досрочное прекращение действия свидетельства на знак для товаров и услуг. Например, когда знак не используется в Украине полностью или на протяжении 3-х лет от даты публикации сведений о выдаче свидетельства.

В спорах о прекращении нарушения прав на торговые марки довольно часто возникают проблемы с возмещением вреда или убытков, причиненных собственнику торговой марки нарушением его прав. Законодательство Украины не содержит механизма исчисления таких убытков, поэтому в каждом конкретном случае они могут определяться по-разному. Согласно ст. 432 Гражданского Кодекса (далее — ГК) Украи­ны, существует возможность применения разового денежного взыскания вместо возмещения убытков. Однако механизм реализации в контексте торговых марок пока еще не разработан.

Отдельная категория дел — дела о признании торговой марки хорошо известной в Украи­не в судебном порядке. Национальное законодательство по этому вопросу отсылает нас к положениям Парижской конвенции об охране промышленной собственности. Следует отметить, что возможность лица обратиться в суд за защитой права интеллектуальной собственности, в том числе на торговую марку, является показателем эффективности правовой охраны интеллектуальной собственности в государстве.

Проблемные вопросы защиты прав интеллектуальной собственности в приоритетных направлениях инновационной деятельности (на примерах фармацевтической сферы) осветила в своем докладе Ирина Кириченко, патентный поверенный, юрист юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры».

Лекарственные средства занимают отдельную нишу среди потребляемой населением продукции: не мы их выбираем — нам их назначают. Даже приобретая этот товар самостоятельно, мы руководствуемся рекомендациями специалистов (врачей или фармацевтов).

Юридические вопросы введения и продвижения лекарственных средств на рынке непосредственно связаны с их свойствами и имеют свои «показания» и «противопоказания» к применению, а также «побочные эффекты». Поэтому законодательством всех цивилизованных стран мира предусмотрена особая правовая регламентация оборота препаратов.

Это закономерно: все, что непосредственно касается здоровья, должно жестко регламентироваться, так как специфической особенностью лекарственных средств является потенциальный риск от их применения (побочные эффекты, противопоказания или же индивидуальная непереносимость). Еще в XVI в. Парацельс писал: «Все вещества — яды: нет таких, которые не были бы ядами. Правильная доза отличает яд от лекарства».

Это обусловливает специфику всех объектов интеллектуальной собственности, связанных с их разработкой, производством и оборотом. Например, лекарственные средства как товар, как правило, имеют 3 названия: химическое (действующего вещества), международное непатентованное (далее — МНН) и торговое, которое может быть зарегистрировано как товарный знак.

«Шапка» 5-го класса Международной классификации товаров и услуг (далее — МКТУ) включает: «Фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды». При этом простое перечисление названий товаров, входящих в этот класс МКТУ, занимает более 20 страниц, а также включает видовые и родовые названия веществ и продуктов.

Мы не можем зарегистрировать слово «Кларитромицин», поскольку оно является МНН действующего вещества лекарственного средства. Однако можно зарегистрировать фантазийное слово: Клацид, Биноклар, Клабакс, Кларбакт, Клеримед, Криксан, Лекоклар, Фромилид, Клерон, Азиклар, Кларимисин. Таких примеров множество: рокситромицин (Рулид), диритромицин (Динабак), азитромицин (Азивок, Азитрал, Азитрокс, Азитроцин, АзитРус, Азицид, Зетамакс ретард, Зитролид, Суммамед и т. д.). Приведенные примеры торговых марок лекарственных средств наглядно показывают, что разные производители используют свое, не похожее на другие, название препарата на основе известного действующего вещества.

Другой вопрос: зачем это название регистрировать для всех товаров 5-го класса МКТУ? Вряд ли оно применимо, например, к диетическим добавкам или детскому питанию. Надо признать, в последнее время заявители стали понимать, что «лишний» объем охраны «фармацевтическому» торговому знаку не нужен: например, правовая охрана ТМ «Аспирин» компании «Байер» в Украине распространяется на жаропонижающие и противовоспалительные препараты.

Говоря о специфике правовой охраны «фармацевтических» изобретений, И. Кириченко подробно остановилась на таком объекте патентной охраны как способ получения действующего вещества лекарственного средства, от которого часто зависит весь комплекс качественных характеристик и эффективность препарата. Сложные органические соединения, являющиеся действующим веществом препарата, имеют такое свойство как изомери́я (от греч. izos — равный и meros — доля, часть) — существование соединений (главным образом органических), одинаковых по элементному составу и молекулярной массе, но различных по физическим и химическим свойствам. Такие соединения называются изомерами.

При этом энантиомерами (оптическими изомерами, зеркальными изомерами) являются пары оптических антиподов веществ, характеризующихся противоположными по знаку и одинаковыми по величине вращениями плоскости поляризации света при идентичности всех других физических и химических свойств. На примерах лекарственных средств, действующие вещества которых могут иметь два энантиомера, юрист показала, как важна технология получения действующего вещества и что может произойти в случае ее нарушения.

Участникам семинара было интересно узнать, что история развития в мире системы фармаконадзора началась с лекарственных трагедий, наиболее известной из которых является «талидомидовая». Говоря об основном принципе медицины «не навреди», докладчик привела пример доктора Фрэнсис О. Келси, назначенную Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration) для контроля над лицензированием препарата Kevadon (талидомид), которая, несмотря на серьезное давление со стороны его производителя компании «Richardson-Merrell», не одобрила Kevadon, и он не поступил на рынок США, тем самым не пополнив в этой стране список жертв талидомида.

Талидомид стал лишь началом печального списка медикаментов, способных приводить к порокам развития плода у беременных. Сегодня врачам хорошо известны «гидантоиновый», «варфариновый», «аминоптериновый» и множество других лекарственных синдромов. За каждым из этих терминов стоит специфическое поражение плода (чаще всего тяжелые уродства), причина которых — прием будущей матерью соответствующих лекарственных средств.

50-летний «юбилей» талидомидовой трагедии свидетельствует о том, как трепетно необходимо относиться к такой специфической сфере как медицина и фармакология, поэтому, «реформируя» фармацевтическую отрасль, нужно понимать, чего может стоить экономия на разработке и исследованиях лекарственных средств.

Поэтому, по мнению И. Кириченко, последние «национальные идеи» проектов Госпрограмм об импортозамещении лекарственных средств, а именно, о том, что мы не будем покупать «их» дорогие инновационные препараты, а создадим свои дешевые, но тоже инновационные, и тем самым сэкономим на госзакупках – не выдерживает никакой критики, поскольку не основана на реалиях.

По данным международных фармкомпаний, разработка нового лекарственного средства занимает 10–15 лет и стоит  от 1 млрд дол. США. К слову, за год на мировой фармрынок выходит не более 30 новых препаратов, а на финансирование украинского проекта по выпуску «инновационных» препаратов (имеется в виду недавно одобренная Кабинетом Министров Украины Государственная целевая научно-техническая программа разработки новейших технологий создания отечественных лекарственных средств для обеспечения здравоохранения человека и удовлетворение нужд ветеринарной медицины на 2011–2015 гг. ) запланировано 2,7 млрд грн. Это несопоставимые затраты, тем более если учитывать необходимость закупки современного оборудования и модернизацию отрасли в целом.

Докладчик поделилась опытом защиты патентных прав на инновационные лекарственные средства зарубежных компаний в Украине, а также примерами рассмотрения споров по защите эксклюзивности данных регистрационного досье на лекарственные средства. В целом в Украине сформировалась достаточно показательная практика разрешения «фармацевтических» споров, однако ввиду последних законодательных инициатив, возможно, скоро не будет, что защищать.

Так, проектом закона о внесении изменений в ст. 9 закона о лекарственных средствах, зарегистрированного в Верховной Раде Украины (далее — ВРУ) 02.12.2010 г. № 7412 и принятого за основу в первом чтении 04.04.2011 г., предлагается отменить минимальный режим охраны в процессе регистрации инновационных лекарственных средств от несанкционированного копирования («эксклюзивность данных») и нивелировать патентную охрану всех «фармацевтических» объектов интеллектуальной собственности.

В случае его принятия будут нарушены основные нормы международного права, а именно положение Соглашения о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), подписанного Украиной 16.05.2008 г. во время вступления во Всемирную торговую организацию (далее — ВТО), и, как следствие, это приведет к невыполнению нашим государством его международных обязательств как страны-члена ВТО.

Еще одним таким актом может стать принятый ВРУ во втором чтении законопроект № 7007 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере здравоохранения (относительно усиления контроля за обращением лекарственных средств, пищевых продуктов для специального диетического потребления, функциональных пищевых продуктов и диетических добавок)». Проектом предусмотрен полный запрет рекламы лекарственных средств. Это приведет в результате не только к экономическим потерям операторов фармрынка, но и поставит под угрозу здоровье населения Украи­ны вследствие лишения его доступа к объективной и своевременной информации о них, а также внедрения теневых схем продвижения определенных продуктов, которые будут выдаваться за лекарство (это уже имеет место на рынке БАД и приборов псевдомедицинского назначения).

Аналогичные последствия заложены в концепции Государственной целевой программы «Развитие импортозаменимых производств в Украине и замещение импортированных лекарственных средств отечественными, в том числе биотехнологическими препаратами и вакцинами на 2011–2021 гг.», которой вводится фактически принудительное отчуждение патентных прав иностранных производителей инновационных лекарств.

Если мы говорим об обеспечении инвестиционной привлекательности фармацевтического сектора Украины, то должны гарантировать прозрачные условия ведения бизнеса для всех участников рынка. Тогда международные фармкомпании будут не только вводить на наш рынок свои инновации, но и поделятся своими наукоемкими технологиями, как это уже происходит в Российской Федерации. Там лидеры мирового фармбизнеса (в частности, компании «Новартис» и «АстраЗенека») вкладывают миллиардные инвестиции в строительство новых высокотехнологичных производств. У нас первые шаги по созданию локальных производств сделали компании «Никомед» и «Санофи-Авентис».

С докладом «Судебно-экспертные исследования в спорах о нарушении прав на промышленные образцы и торговые марки» выступил Александр Дорошенко, кандидат юридических наук, заместитель директора Научно-исследовательского института интеллектуальной собственности Национальной академии правовых наук Украины. Судебная экспертиза является основной формой использования специальных знаний и научно-технических достижений при формировании доказательной базы в гражданском, уголовном и хозяйственном процессе.

По мнению специалистов, в настоящее время можно считать уже сформировавшейся общую теорию судебной экспертизы, основывающуюся на единстве интегрированной природы всех видов судебных экспертиз. Как известно, среди объектов промышленной собственности есть такие, при рассмотрении заявок на которые патентное ведомство не проводит экспертизу по существу, патент выдается под ответственность заявителя, оспорить же выданный охранный документ можно только в суде. Такими объектами, в частности, являются полезные модели и промышленные образцы.

При рассмотрении вопросов, связанных с установлением новизны объектов, судебный эксперт неизбежно сталкивается с необходимостью проведения экспертизы объекта по существу или, как минимум, части такой экспертизы. Особенно сложная эта задача при проведении экспертиз по делам, связанным с нарушением прав на промышленные образцы или с признанием недействительными патентов на промобразцы. Это обусловлено тем, что в украинской нормативной базе полностью отсутствует методика проведения экспертизы промобразцов по существу.

Законом предусмотрено, что объем прав, предоставляемых патентом, определяется совокупностью существенных признаков промышленного образца, представленных на изображении изделия. Толкование же признаков промышленного образца должно осуществляться в пределах его описания.

Возникает определенная коллизия:

• с одной стороны, нормой закона описание промышленного образца возведено в ранг правоустанавливающих документов;
• с другой — экспертиза его на соответствие каким-либо требованиям ведомством не проводится. Описание официально не публикуется и хранится в единственном экземпляре, составленном заявителем, в материалах заявк­и в архивах Укрпатента.

В результате при решении вопроса об использовании промобразца и определении его признаков суд должен пользоваться примерно такими фразами (запатентована упаковка для сушеного кальмара, в точности повторяющая упаковку известной российской фирмы):

«Запропонований пакетик має лицьовий та задній боки. Задній бік виконаний в основному прозорим і на ньому написані деякі інформаційні відомості, що стосуються продукту, який упакований. Лицьовий бік має вигляд вертикально орієнтованого прямокутника бежевого кольору. У верхній частині прямокутника розміщений знак для товарів і послуг заявників. Під знаком розміщений жовтий вертикально орієнтований прямокутник, у якому розміщений прозорий овал (на фото має вигляд овалу білого кольору), який дозволяє бачити продукти, що знаходяться в упаковці. Із лівого боку овалу розміщене стилізоване зображення корабля та два птахи.Під овалом з лівого боку російською мовою написана назва продукту «Кальмар сушеный». Слово «Кальмар» виділено кольором. Літери слова «Кальмар» розміщені на різних рівнях. В нижній частині жовтого прямокутника розміщені фігурки чоловіків, що п’ють пиво. В лівому куту розміщене зображення розмальованої жінки, яка прийшла за своїм чоловіком» и т.д.

Возникает вопрос: можно ли набор грамматических и стилистических несуразностей использовать как юридически значимый документ? Суд же ставит перед судебным экспертом задачу: определить существенные признаки промышленного образца по его изображению. Таким образом судебный эксперт становится единственной фигурой в длинной цепи причастных к делу лиц, которая на основе специальных знаний создает процессуальный документ, включающий объективное описание промышленного образца.

Законодательством и принятой в Украине процедурой предоставления правовой охраны предусмотрены широкие возможности для кумулятивной охраны прав (одновременно с помощью нескольких специальных законов). Например, на один и тот же объект можно получить патент на промышленный образец и свидетельство на товарный знак. И если патент защищает изделие практически от прямого копирования, то свидетельство на знак позволяет владельцу запрещать использование схожих обозначений. Установить степень сходства — задача судебного эксперта.

Характерным примером является хозяйственный спор между Одесским консервным заводом детского питания и ОАО «Виннифрут» об использовании упаковок для соков. Одесса получила свидетельство на объемный знак в виде белого пакета с надписями и патент на промобразец на тот же пакет, что позволило предприятию заметно поднять объем продаж, выделиться среди конкурентов. «Виннифрут», как и несколько других производителей соков, начал выпускать соки в похожей упаковке.

Естественно, возникло судебное дело о нарушении прав интеллектуальной собственности. Перед судом, в частности, стояла достаточно сложная задача: определить, является ли применение ОАО «Виннифрут» данной упаковки использованием товарного знака и промышленного образца в понимании норм соответствующих специальных законов. В результате экспертного исследования было установлено следующее:

• в изделии ОАО «Виннифрут» не использована совокупность существенных признаков промобразца;
• пакет, применяемый ОАО «Виннифрут», является схожим до степени смешения со знаком для товаров и услуг Одесского консервного завода детского питания.

Суд учел выводы эксперта и постановил решение, обязывающее прекратить нарушение прав на товарный знак.

Есть в этом деле один характерный нюанс, который, очевидно, требует обсуждения среди специалистов. Так, действующими нормативными актами не запрещается регистрация в качестве объемных товарных знаков упаковок товаров и собственно изделий, имеющих простую, привычную для потребителя геометрическую форму, например, тех же пакетов для соков или бутылок. Но в мировой практике различительная способность объемных знаков определяется прежде всего именно формой. Классический пример — всем известные флаконы для духов «Сальвадор Дали».

Большинство же объектов, которые регистрируются как объемные знаки у нас, должны охраняться как раз патентами на промышленные образцы — это утилитарные изделия привычной формы. Такие примеры подтверждают необходимость и действенность проведения судебных экспертиз в делах относительно нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности. Созданная в Украине система судебных экспертиз в этой сфере динамично развивается и, безусловно, стала одним из ключевых звеньев в процессе защиты прав.

К сожалению, судебный эксперт, понимая недостатки законодательства, не может высказать это субъективное мнение в экспертном заключении. Очевидно, есть повод для привлечения специалистов, имеющих серьезную практику, к работе по совершенствованию нормативной базы в сфере интеллектуальной собственности.

Участники семинара получили ответы на наиболее актуальные вопросы и высказали пожелание организации регулярных системных встреч.

Бажаєте завжди бути в курсі останніх новин фармацевтичної галузі?
Тоді підписуйтесь на «Щотижневик АПТЕКА» в соціальних мережах!